Sınai Mülkiyet Kanunu ile kullanmama savunması mekanizması getirilmiştir. Bu mekanizma ile karşı karşıya kalan marka sahiplerinin Sağlık Bakanlığının düzenlemeleri nedeniyle bazı zorluklar ile de karşılaştığı görülmektedir.
2017 yılında hem 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”), hem de SMK’nın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlanmış ve sınai mülkiyet ile ilgili önceden düzenlenmiş olan tüm düzenlemeleri tek çatı altında birleştirerek yürürlüğe girmiştir.
SMK’nın 25/7 maddesi, marka hükümsüzlüğü davalarını, 29/2 maddesi ise marka hakkında tecavüz davalarını düzenlemektedir. Her iki madde de 19. maddenin son fıkrasına atıfta bulunarak, kullanmama savunmasının davalarda da uygulanacağını öngörmektedir. Böylece, kullanmama savunması hem marka hükümsüzlüğü hem de marka tecavüz davalarında uygulanabilir niteliktedir.
Karıştırılma ihtimaline dayanılarak açılan hükümsüzlük davalarında, davalı tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdindeki kullanım ispat talebine benzer şekilde bir savunma ileri sürülebilir. Davacı böyle bir savunma karşısında, davaya dayanak olarak gösterdiği markalarının kullanımını dava tarihinden başlayarak geriye doğru 5 yıl için ispat etmelidir. Bu mekanizmanın davalara da eklenmesinin sebebi, önceki tarihli marka sahiplerinin, TÜRKPATENT nezdinde marka başvurularının yayınına itiraz etmekten imtina ederek, tescil edilmelerini bekleyip, hükümsüzlük davası açmalarını ve böylece dayanak olarak gösterdikleri markaların kullanımlarını ispat etmek zorunda kalmadan yeni markaların hükümsüzlüğüne olanak verilmesini engellemektir. Eğer hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli idiyse davacı ayrıca, sonraki tarihli markanın başvuru veya rüçhan tarihinden başlayarak geriye doğru 5 yıl içindeki kullanımını da ispatlamak durumundadır.
Davacı, markasının Türkiye’de etkin şekilde kullanıldığını veya markayı kullanmamasının geçerli bir gerekçesi bulunduğunu kanıtlayamazsa, hükümsüz kılma talebi kısmen veya tamamen reddedilebilir. Tecavüz davalarında, davalı kullanım savunması ileri sürerse, madde 29/2 uyarınca davacı, markasının dava tarihinden itibaren geriye dönük olarak beş yıl içinde kullanımını kanıtlamalıdır.
Hem hükümsüzlük hem de tecavüz davalarında, kullanmama savunması 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) uyarınca belirlenen genel usul kurallarına göre ileri sürülebilir. Türk usul hukuku uyarınca, davanın açılması ile birlikte dava dilekçesi ve deliller davalı tarafa tebliğ edilir. Dilekçe davalıya tebliğ edildiği andan itibaren, davalı iki hafta içerisinde cevaplarını sunmak zorundadır. Bu cevap dilekçesinde davalı, kullanmama savunmasını ileri sürmeli ki mahkeme davacıya, davaya dayanak markalarının kullanımına ilişkin delillerini sunmasını emretsin. SMK marka kullanım delillerin sunulması için bir aylık bir süre tanımaktayken HMK’da cevap dilekçesinin sunulması için öngörülen süre iki haftadır.
Kullanmama savunması defi olarak düzenlendiğinden, mahkemelerin re’sen davacıdan marka kullanımı hakkında delil sunulmasını talep etme yetkisi bulunmamaktadır. Davalı kullanım savunmasını ileri sürdüyse, markanın kullanımına ilişkin deliller ile ilgili duruşmadan önce, dosyanın önincelemesinde bir karar verilmesi gerekmektedir. Uygulamada çoğu zaman mahkemelerin bu yönde karalarını öninceleme safhasında vermediklerini gözlemliyoruz. Markanın kullanımının değerlendirilmesi için mahkemeler bilirkişilerin uzmanlıklarına başvurmaktadır. Mahkeme tek bir bilirkişi atayabileceği gibi bilirkişi heyeti de atayabilmektedir ve bilirkişilerin oluşturacakları rapor doğrultusunda mahkeme kararını oluşturmaktadır.
Davalının böyle bir savunma mekanizmasına başvurması ve mahkemenin markanın kullanılmadığı sonucuna varması ile davacının dayanak markalarının kullanmama nedeniyle iptal edileceği sonucu doğmamaktadır. Bu yönde bir talebi davalı iki haftalık davaya ilk cevap süresi içerisinde karşı dava açarak ileri sürebilecektir.
İlaç endüstrisinin teknik yapısı gereği, mahkemeler genellikle üç uzmandan oluşan bir bilirkişi heyeti atamaktadır. Bilirkişiler, davanın esası hakkında değil, yalnızca kendi uzmanlık alanlarındaki teknik noktalar hakkında görüş bildirmelidirler. Sonuç olarak mahkeme kararını, tarafların beyanlarına, delillere ve dosyanın bilirkişi incelemesine dayanarak, sözlü yargılama duruşmasında verir ve birkaç hafta içerisinde gerekçeli kararını hazırlar.
Markaların kullanımlarının ispatı için, faturalar, fiyat listeleri, kataloglar, ürün kodları, ürünler, ambalajlar, tabela görselleri, reklamlar, promosyonlar ve bunların faturaları, pazar araştırma sonuçları, görüş araştırmaları, ticari faaliyetle ilgili bilgiler ve Türkiye ile ilgili ek belge veya beyanlar mahkemeye sunulabilir.
Gerçek kullanımı değerlendirirken, mahkeme tarafından farklı faktörler dikkate alınmalıdır. Markanın tescil edildiği mal ve hizmetlerin kullanım zamanları, yerleri ve kapsamları incelenmelidir. Dosya kapsamına sunulan tüm deliller, açıkça marka ile bağlantılı olmalı, tarihli ve Türkiye’deki gerçek markasal kullanımı göstermelidir. Türk mevzuatına göre, ilaçların yalnızca eczanede satılması ve sağlık meslek mensuplarına tanıtılması için Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alınması gerekmektedir. İlaç ruhsatlarına yalnızca Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Mevzuat ilaçların halka reklamının yapılmasını yasaklamaktadır. İlaç şirketleri ürünlerini yalnızca sağlık meslek mensuplarına tanıttıkları için markalarının kullanımlarını ispatlarken zorluk yaşayabilmektedirler. Bu bağlamda markanın kullanımını destekleyici reklam materyalleri sunamadıklarından, ürün ile ilgili sağlık meslek mensuplarına verilen broşürler ve sunumlar ile ürünler ile ilgili bilimsel toplantılar ile ilgili belgeler sunabilmektedirler.
Diğer bir zorluk, Türkiye’de ilaç ruhsatına sahip şirketin ve ilacın markasının sahibinin çoğu zaman aynı firma olmamasıdır. Markanın sahibi ile Türkiye’de ilacın ruhsatına sahip şirketlerin bağlantısını ve markayı kullanan firmanın Türkiye’de yerleşik firmanın olduğunu gösteren belgeler sunulmalıdır.
Türkiye’deki firma tarafından düzenlen faturaların ibrazı özellikle önem arz etmektedir. Mahkeme tarafından atanan bilirkişiler ayrıca iki şirket arasındaki bağlantıyı gösteren belge aramaktadırlar; davacı taraf yabancı bir şirket de olsa, markanın Türkiye’deki kullanımını ispatlayabilmek adına Türkiye’deki şirketin faturaları ile ticari defterlerinin incelenmesi önemlidir. Yabancı şirketin markasını Türkiye’de aynı kök unvanı taşıyan firma kullansa bile, bu iki firma arasındaki bağlantının ve markanın kullanımının lisans, franchise ve/veya ticari satış sözleşmeleri ile ortaya konması gerekmektedir.
Son zamanlarda, Türkiye’deki işletmenin faturalarını inceleyen bilirkişilerin, dava dosyasına sunulan faturalarda gösterilen meblağların işletmenin ticari kayıtlarına kaydedilip kaydedilmediğini belirleyebilmek adına, firmanın ticari defterlerinin de incelenmesi gerektiğini tespit etmişlerdir. Bu nedenle, Türkiye’deki şirketin ilacı sattığını gösteren deliller, mahkemeyi marka sahibi veya yetkili temsilcisi tarafından gerçekten kullanıldığına ikna etmeye tek başına yeterli olmayabilir.
Bazı belgeler, markanın kullanımını ispatlamaya yardımcı olabilir. Örneğin, Sağlık Bakanlığı, ilaçların tavan fiyatlarını belirlemekte ve resmi internet sitesinde fiyatlar ile birlikte ürünün ruhsat numarası ve tarihini yayınlamaktadır. Bu bilgiler kamuya açık ve geriye dönük olarak ürünün satışa çıkartıldığını destekleyen deliller olarak kullanılabilmektedir.
Kullanmama savunması, hükümsüzlük ve tecavüz davalarında yeni bir kavram olmasına rağmen, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk mahkemeleri ve mahkemeler tarafından atanan bilirkişiler, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında var olan kullanmama nedeniyle iptal davalarında sunulan belgeler ile ilgili uzmanlaşmışlardır. Mahkemeler bu savunmayı değerlendirirken, ilaç markaları için halka reklam yapılmıyor olmayışını veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırma aşamasında ruhsat almayı bekleyen bir ürün olması gibi faktörleri dikkate almaktadır.