fbpx


6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girdiği tarihten bu yana iki yılı aşkın süre geçmiştir. SMK ile getirilen başlıca yeni düzenlemeler Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) uygulamasında istikrara kavuşmuş gözükse de, Yargıtayımızın yorumunu gerektiren konular da bulunmaktadır.

2018 yılında marka hukuku alanında gerçekleşen önemli bir değişiklik arabuluculuğa ilişkin olup, arabuluculuk Mahkemeler nezdinde ticarî davalar ve maddi alacak taleplerine ilişkin davaların açılabilmesi için başvurulması gereken zorunlu bir önkoşul haline gelmiştir. Bu yeni düzenlemenin, ticari davaların özel bir türü olan marka hakkından doğan maddi alacak talepli davalar üzerindeki etkisi zaman geçtikçe daha da belirginleşecektir.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl, Yargıtay orijinal ürünlere el konulmasından doğan yükümlülük ve taraflar arasında markaların sahipliğine ilişkin olarak akdedilen sözleşmelerin rolüne ilişkin iki önemli karar vermiştir.

Bu konular aşağıdaki başlıklar altında ele alınıp değerlendirilmektedir.

Fikri Mülkiyete İlişkin Alacaklarda Zorunlu Arabuluculuk

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasına takiben, arabuluculuk, parasal taleplere ilişkin ticari uyuşmazlıklarda zorunlu dava şartı olarak kabul edilmiştir. Kanun’un 20. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) konusu bir miktar paranın ödenmesi veya tazminat olan ticari davalarda, dava öncesi arabuluculuk sürecini zorunlu kılan 5/A maddesi eklenmiştir. Bu yeni uygulama 01 Ocak 2019’da yürürlüğe girmiştir.

Her ne kadar TTK’nın 5/A maddesi açıkça fikri mülkiyete ilişkin uyuşmazlıklara atıf yapmadıysa da, fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuattan doğan davalar ticari dava olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu yeni düzenleme, lisans sözleşmelerinin veya fikri mülkiyet haklarının devri tutarından doğan uyuşmazlıklar, fikri mülkiyet haklarına tecavüze bağlı tazminat talepleri gibi fikri mülkiyete ilişkin para veya tazminat taleplerini de ilgilendirmektedir.

Bu yeni düzenlemeler uyarınca, parasal ve parasal olmayan taleplerin birlikte öne sürüldüğü durumlarda (örneğin tecavüzün engellenmesine ilişkin ihtiyati tedbir ve bu tecavüze bağlı tazminat talepleri), tüm talepler –diğer bir deyişle dava konusu her şey- zorunlu arabuluculuk sürecine tabi olacaktır. Bu durumda parasal bir talep içermesi sebebiyle Mahkeme uyuşmazlığı arabulucuya havale etmek durumunda olacak ve karşı taraf ihtiyati tedbir talebi kabul edilmeden davadan haberdar olabilecektir. Böylece, arabuluculuk görüşmeleri sürecinde karşı taraf dava/ihtiyati tedbir talebi hakkında bilgi edinebilecek ve bu durum ihtiyati tedbirin etkinliği açısından sorun yaratabilecektir. Bunun ışığında, parasal talepler ve ihtiyati tedbir gibi diğer talepler için ayrı davalar açılması faydalı olacaktır.

Uzman sıfatıyla arabuluculuk görüşmelerine katılabileceklerinden, marka/patent vekillerinin arabuluculuk görüşmelerinde aktif rol oynayacak olması da bahse değerdir. Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafınca yayınlanan bilgilendirme yazısına göre, arabulucular tarafları ilk arabuluculuk görüşmesine uzman ve/veya uzman raporlarını getirmelerinin faydalı olabileceği konusunda ayrı ayrı bilgilendirmelidir. TTK’nın 5/A maddesine göre, arabulucu, süreci görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içerisinde sonlandıracaktır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir. Sonuç olarak zorunlu arabuluculuk süreci en fazla sekiz hafta sürebilir.

İlk defa 2013 yılında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisi olarak Türk hukuk sistemine girdiği dikkate alındığında, arabuluculuğun Türkiye’de uyuşmazlık çözümü için oldukça yeni bir kavram olduğu söylenebilir. İlerleyen zamanda arabuluculuğun fikri mülkiyete ilişkin diğer dava türlerinde de zorunlu olması beklenmektedir. Zorunlu arabuluculuğun Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemelerinin iş yükünü azaltacağı beklentisiyle birlikte, dava kültürünün baskın olduğu Türkiye’de, arabuluculuğun nispeten yeni bir kurum olması nedeniyle, bu yeni düzenlemenin etkileri tam olarak öngörülememektedir. Bu güncel yeniliğin Türk fikri mülkiyet hukukuna neler getireceğini görmek ilginç olacak gibi gözüküyor.

Read more insight:

Başa dön

Kullanmama Def’i ile İlgili Önemli Hususlar

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren yeni SMK’deki en büyük değişikliklerden biri yayına itiraz sürecindeki kullanmama def’idir. SMK m.19’a göre, marka başvurusuna benzer olduğu iddia edilen marka, itiraz edilen marka başvurusunun başvuru (veya rüçhan) tarihinden itibaren 5 yıldan fazla süredir tescilli ise, başvuru sahibinin talebi üzerine, TÜRKPATENT tarafından, itiraz sahibinden itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal ve/veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullandığını ispatlaması talep edilir.

Yayına itiraz süreçlerinde kullanmama def’inin şu ana kadarki uygulamasını göz önünde bulundurduğumuzda, talebin yapılış biçimi ve sunulacak deliller konusunda dikkate alınması gereken hususlar olduğu gözlemlenmektedir.

Öncelikle kullanım ispatı talebinin, genellikle, doğru bir şekilde ileri sürülmediği görülmektedir. Nitekim bazı başvuru sahipleri, itiraza gerekçe markanın 5 yıldan fazla süredir tescilli olup olmadığına bakmaksızın, itiraz sahiplerinden kullanım ispatı talep etmektedir. Ayrıca, başvuru sahiplerinin taleplerinin net, koşulsuz ve açık olması gerekse de; bu talep için gerekli olan formun uygun şekilde hazırlanmadığı hallerle de sıklıkla karşılaşılmaktadır. İlaveten, bazı durumlarda başvuru sahiplerinin itiraz sahibinin markasının kapsadığı ve kullanım ispatı talep ettikleri mal/hizmetleri listelemek yerine kendi marka başvurularının kapsadıkları mal/hizmetleri listeledikleri görülmektedir.

TÜRKPATENT, hatalı kullanım ispatı taleplerini de itiraz sahiplerine göndermektedir. Ancak, itiraz sahibinin TÜRKPATENT’e cevaplarını sunarak kullanım ispatı talebinin yönetmelikte yer alan şartları karşılamadığı yönünde itirazda bulunması halinde, TÜRKPATENT kullanım ispatı talebini reddetmektedir. Bu yüzden, başvuru sahibinin uygun şekilde kullanım ispatı talebinde bulunamadığı durumlarda bile, itiraz sahiplerinin haklarını korumak amacıyla TÜRKPATENT’e cevaplarını sunmaları ve talebin usule uygun olmadığını belirtmeleri oldukça önem arz etmektedir.

Bunun yanı sıra, itiraz sahiplerinin sunmuş oldukları delillerin değerlendirilmesi hususunda TÜRKPATENT’in uygulaması henüz yeterince oturmamış olsa da; markanın ciddi kullanımının ispatlanmasında en önemli dokümanların, marka sahibi veya onun yetkilisi tarafından düzenlenmiş olan faturalar ve promosyon materyalleri olduğunu görmekteyiz. Fiyat listeleri, kataloglar, ambalajlar, tabela görselleri ve pazar araştırması gibi diğer dokümanlar da TÜRKPATENT tarafından yapılan değerlendirmede kabul edilmekte ve dikkate alınmaktadır. Sunulan bütün deliller markanın niteliği, yeri, zamanı, kapsamı ve tescilli olduğu mallar ve/veya hizmetler ile ilgili olarak kullanımını gösteren yeterli bilgileri bünyesinde barındırmak zorundadır. Öte yandan, kullanımı ispatlayan faturalar veya diğer dokümanlar başka bir tüzel kişi tarafından düzenlenmişse, bu tüzel kişi marka sahibinin bağlı şirketi olsa ve marka tanınmış olsa dahi, TÜRKPATENT bu delilleri direkt olarak kabul etmemekte ve şirketler arasındaki ilişkiyi ve markanın kullanımını kabul etmek için lisans, alt lisans, franchise veya ticaret sözleşmesinin varlığını aramaktadır. Bu nedenle, kullanım ispatı delili sunarken tüzel kişilikler arasındaki bağlantıyı gösterecek dokümanların sunulması da oldukça önem arz etmektedir.

Kullanmama def’ine ilişkin olarak bugüne kadarki TÜRKPATENT uygulamasını göz önünde bulundurduğumuzda; itiraz eden tarafın, başvuru sahibi tarafından yapılan kullanım ispatı talebini dikkatli şekilde inceleyerek eğer bir eksiklik var ise bunu TÜRKPATENT’e bildirmesinin ve eğer eksiklik yok ise de, kullanım talep edilen mallara ilişkin olan yukarıda belirtilen nitelikteki delilleri sunmasının büyük önem arz ettiğini gözlemlemekteyiz. Aksi halde, eğer tanınmışlık ya da kötü niyet gibi başka bir itiraz gerekçesi de yoksa, kullanımın ispatlanamadığı gerekçesi ile itirazlar TÜRKPATENT tarafından reddedilmektedir.

Read more insight:

Başa dön

Orijinal Ürünlere El Koyulmasından Kaynaklanan Sorumluluk

Türk Hukukunda marka hakkına tecavüz suçu re’sen kovuşturulan suçlar arasında değildir. Bir diğer deyişle marka hakkı sahiplerinin, ceza soruşturması başlatabilmesi için her bir fiil için ayrı şikâyette bulunmaları gerekmektedir. Bu sebeple, marka hakkı sahiplerinin her bir olayda ihtimal dâhilinde olan bütün riskleri göz önünde bulundurması, yapılacak arama ve el koyma işleminde hiç sahte ürün bulunamaması veya daha da kötüsü, sahte ürünler yerine orijinal ürünlere el konulması gibi en kötü senaryolara karşı önceden hazırlıklı olması gerekmektedir.

Bu tür durumlara hazırlıklı olmak için marka hakkına tecavüz suçundan şikayette bulunmadan önce, marka hakkı sahiplerince yaptırılacak araştırmalarda suça ilişkin tüm somut delilleri toplamak, özellikle şüpheli ürün ile ilişkilendirilebilen fiş veya fatura karşılığı ürün alımı yapmak, bu mümkün değil ise de noter tespiti ile ürün alımı vb. gibi usullere başvurmak stratejik bir yaklaşım olacaktır.

Nitekim Yargıtay’ın “fikri mülkiyet haklarına ilişkin asılsız şikâyette bulunan kişilerin, haksız rekabete yol açmış sayılacağı” [1] yönündeki kararı, marka hakkı sahiplerince delil toplama konusunun her zamankinden daha fazla ciddiye alınması gerektiğini net bir biçimde göstermektedir.

Temyiz edilmiş olan bu dava özelinde, marka hakkı sahibi bir şikâyet dilekçesi sunmuş ve şüphelinin adresinde arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Mahkeme tarafından atanan uzman bilirkişi el konulan ürünlerin orijinal olduğunu tespit etmiştir. Beraat kararı sonrası sanık, marka hakkı sahibine karşı bir hukuk davası açarak, bu davada mahkemeden haksız rekabetin tespitini ve zararının tazminini talep etmiştir. Yerel mahkeme, marka hakkı sahibinin eylemlerini yasal hakların kullanılması olarak nitelendirmiş ve davayı reddetmiştir. Ne var ki Yargıtay, sunulan delilleri de dikkate alarak şikâyet dilekçesinin iyi niyetle sunulmadığı ve hakların kullanımındaki sınırın aşılarak dürüstlük kuralına aykırı davranıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştur.

Bu karardan ayrıca, esasen hukuk davasına konu olması gereken somut olaylarda salt karşı tarafı ceza hukukuna ilişkin yaptırımların stresine sokmak maksadıyla marka hakkına tecavüz suçundan şikayette bulunulmasının da haklı görülmediği anlaşılmaktadır.

Öte yandan Yargıtay’ın bu son kararı, erişilebilir tüm somut delillerin ceza soruşturmasına başlanılmadan önce toplanmasının ve şikayet dilekçesinin ekinde bir bilirkişi raporu sunulmasının da ne kadar elzem olduğunu ortaya koymaktadır. Bundan böyle marka hakkı sahiplerinin başarısızlıkla sonuçlanan marka ceza baskınları sonrasında daha fazla tazminat davaları ile karşılaşabileceklerini ve bu sebeple açılmış derdest tazminat davalarının seyrinin de etkilenebileceğini söylemek yanlış olmaz.

Yukarıda izah edilen hususlar ışığında, marka hakkı sahiplerinin şikâyet dilekçelerini sunmadan önceki süreçte noter tespiti gibi bütün somut delilleri toplamanın yanı sıra, arama esnasında el konulan ürünlerin sahte olduğundan emin olabilmek adına, arama ve el koyma işlemini bir bilirkişi eşliğinde yaptırmaya çaba göstermeleri de fayda olacaktır. Zira arama işlemi sırasında herhangi bir sahte ürün bulunamasa dahi, önceden o adreste sahte ürün satıldığını net bir şekilde ortaya koyan bir noter tespiti yaptırılmış olması ve arama işleminde bir bilirkişinin hazır bulundurulması halinde marka hakkı sahibine karşı açılacak bir tazminat davasının başarı şansının olamayacağı belirtilmelidir.

Son olarak, ayniyet derecesinde benzerlik olmayan marka kullanımlarının söz konusu olduğu somut olaylarda ceza hükümlerine başvurmak yerine marka hakkına dayalı hukuk davası açılması daha tavsiye edilir hale gelmiştir.

[1] Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/10014 E., 2018/3948 K. sayılı 24.05.2018 tarihli kararı.

Başa dön

Sözleşmelerin Marka Sahipliği Üzerindeki Etkisi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (YHGK), 14 Şubat 2018 tarihli kararında ((E. 2017/11/85 K.2018/209, yayım tarihi Temmuz 2018) taraflar arasında imzalanan sözleşmelerin bir marka üzerindeki sahiplik iddialarına ilişkin önemini kabul etmiştir.

İlgili olayda, ihtilaf, taraflardan birisi tarafından yaratılıp diğeri tarafından taraflar arasında imzalanan bir Sözleşmeye dayalı olarak yıllardır bir dans gösterisinin ismi olarak kullanılan ve tanıtılan “Sultans of the Dance” ismi üzerindeki marka hak sahipliğine ilişkindir. Bahse konu Sözleşme, tarafların “Sultans of the Dance” ibaresini kullanma hakkına sınırlamalar getirmektedir.

Sözleşmenin taraflarından birisinin hakim ortak olduğu bir şirket “Sultans of the Dance” ibaresi için bir marka başvurusunda bulunduğunda, TÜRKPATENT tarafların kendi iradeleriyle “Sultans of the Dance” ibaresini kullanımlarını sınırlandıran bir sözleşme imzalamış olmaları gerekçesiyle, diğer tarafın itirazı üzerine marka başvurusunu reddetmiştir.

Uzun dava süreçlerinin ardından YHGK, TÜRKPATENT kararını onamış ve “Sultans of the Dance” isminin her iki tarafın ortak mülkiyetinde olduğu ve ilgili ibarenin, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin hükümleri gereği taraflardan birisi tarafından münferiden marka olarak tescil edilemeyeceği yönünde karar vermiştir. Bu suretle YHGK, tarafların marka mülkiyetine ilişkin iradesine öncelik vermiştir. YHGK ayrıca taraflar arasında varılan mutabakatın aksinin aynı türde bir delil yani taraflar arasında imzalanacak başka bir sözleşme ile ispatlanabileceğini ifade etmiştir.

YHGK kararı, bir isim üzerinde ortak sahiplik öngören ve söz konusu ismin taraflardan birisi tarafından tek başına kullanımını sınırlandıran bir sözleşmenin, markanın taraflardan birisi tarafından tesciline engel olmada geçerli bir gerekçe ve delil teşkil edeceğinin altını çizmesi bakımından önemlidir. Bu karar, bir isim üzerindeki ortak sahiplik ile ilgili sözleşmelerin, sonradan taraflardan birisinin bu ismin marka olarak tescil ettirilmek istenmesi durumunda taraflar arasında bağlayıcı olduğunu, bu nedenle, sözleşme yapılmadan önce bu tür sonuçlarının da değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Diğer taraftan, bu karar, önceki hak sahipleri tarafından başkaları adına yapılacak benzer başvurulara muvafakatname verilmesinin ardından, bu başvurulara itirazda bulunmanın mümkün olup olmayacağına ilişkin süregelen tartışmalar bakımından da emsal niteliği taşımaktadır. Eski marka sahibi tarafından verilecek olan muvafakatname, başvuru sahibinin mutlak ret gerekçelerini atlatmasına olanak tanımaktadır; ancak bir marka başvurusu yayınlandığında eski marka sahibinin markaların birbirine karıştırılacak düzeyde benzer olması gerekçesiyle itiraz etmesine engel teşkil etmeyecektir. Ancak taraflar arasında imzalanan sözleşmeye öncelik veren YHGK kararının kılavuzluğunda, tarafların muvafakatname ile birlikte bir Birlikte Var Olma Sözleşmesi imzalamaları durumunda, bu Sözleşmenin varlığının, eski marka sahibi tarafından bulunulacak olası bir itirazın reddi için geçerli sebep teşkil edeceği şüphesizdir.

Başa dön

Mükerrer Marka Başvuruları Kötüniyetli midir?

Eski tarihli bir marka aleyhine kullanmama sebebiyle iptal davası derdestken, marka sahibinin Mahkeme tarafından verilecek kararının ve kullanmama halinin muhtemel olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla, birebir aynı marka için -tekraren- yeni bir marka başvurusu yapması halinde, artık bu marka başvurusunun kötüniyetli olduğu kabul edilecektir.

Eski tarihli bir marka, 5 yıllık sürenin bitiminden itibaren kullanmama define karşı savunmasız hale geldiğinde, yeni bir başvuru yaparak bu markayı yenilemek yaygın ve genel bir uygulamadır. Genellikle bu yeni marka başvuruları mükerrer marka olarak adlandırılır. Ancak böyle bir başvuru, muhtemel önceki tarihli markanın iptali kararının sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla yapılmışsa, önceki tarihli markanın söz konusu marka başvurusu için kazanılmış hak teşkil etmeyeceği kabul edilir. TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun (“YİDK”) yakın tarihli bir kararında ortaya konulan bu yeni ilke uyarınca böyle bir marka başvurusunun kötüniyetli olarak yapıldığı kabul edilmiştir.

İlkenin arkasındaki gerekçeyi anlayabilmek için karara konu uyuşmazlığa değinmekte fayda vardır. 5 yıldan fazla süredir tescilli olan bir markaya karşı kullanmama sebebiyle iptal davası açılmıştır (dava sürerken Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı KHK’nın 14. maddesini iptal etmesi sebebiyle dava süreci olağandan uzun sürmüştür). Bu sırada 10 Ocak 2017 tarihinde 6769 sayılı SMK yürürlüğe girmiş ve SMK ile eğer markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl geçmişse ve yapılan itiraz benzerliğe dayanıyorsa, başvuruculara kullanmama defi öne sürme imkânı getirilmiştir. Bunun üzerine, iptal davasının davalısı SMK’nın yürürlüğe girdiği gün davaya konu önceki marka ile aynı ibare için yeni bir başvuruda bulunmuştur. Davanın karşı tarafı (birden fazla marka başvurusu reddedilen ve derdest olan kullanmama sebebiyle iptal davasının davacısı) davalının önceki tarihli markaları aleyhine kullanmama nedeniyle iptal davası sürerken yapılan marka başvurusunun kötüniyetli olduğu iddiasıyla marka başvurusuna itiraz etmiş ve işbu marka başvurusunun kötüniyetten reddedilmesi gerektiğini belirtmiştir.

İtirazın ilk derecede TÜRKPATENT tarafından reddedilmesine rağmen, YİDK, başvuru sahibinin yeni bir marka başvurusunda bulunmak suretiyle, önceki tarihli markasının iptali kararının sonuçlarını ortadan kaldırma amacı olduğunu ve bu nedenle başvurucunun önceki tarihli markayla aynı mallar üzerinde tescil edilmek istenen özdeş marka başvurusu yapmasının kötüniyetli olduğunu değerlendirmiştir ve kötüniyetli olması nedeniyle davalının yeni marka başvurusunu reddetmiştir.

TÜRKPATENT kötüniyeti genellikle çok dar yorumlamakta ve ancak logoların ayniyeti/ayırt edilemeyecek derecede benzerliği söz konusu ise kötüniyeti nadir olarak delil sunulmaksızın kabul etmektedir. Dolayısıyla, hem yeterli delil sunulmasının beklenmesi hem de kötüniyetin dar yorumlanması sebepleriyle kötüniyet iddiasını kanıtlamanın nispeten zor olduğu söylenebilir. Ne var ki, işbu ilkeye dayanan yakın zamanlı kararda TÜRKPATENT, yenilenen marka başvurusunun derdest olan kullanmama sebebiyle iptal davasının muhtemel olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak amacıyla yapıldığı iddiası dışında herhangi bir destekleyici ek delil sunulmamasına rağmen kötüniyeti ve uyuşmazlığı normalden geniş yorumlamıştır. Başvurucu tarafından Fikri ve Sınaî Haklar Mahkemesi’nin önüne getirilebilecek bu karar ile TÜRKPATENT, taraflar arasında devam eden husumete geniş bir perspektifle değerlendirmeye önem vererek, uyuşmazlığı sadece usuli açılardan incelemek yerine daha ulvi bir amacı korumuştur ve önemli bir ilke ortaya koymuştur.

Başa dön

Malların ve Hizmetlerin Benzerliği Kavramı

 

Markaların kapsamındaki mallar ve hizmetler arasındaki benzerlik olası bir karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Tanınmış bir markanın söz konusu olmadığı durumlarda; ihtilafa konu markalar farklı türlerde malları ve/veya hizmetleri kapsıyorsa markalar arasında karıştırılma ihtimalinden de bahsedilemeyecektir.

 

Karıştırılma ihtimali; markaların ayniyeti veya benzerliği, malların ve/veya hizmetlerin ayniyeti veya benzerliği, markalarda bulunan unsurların ayırt edici niteliği, ilgili sektöre özgü koşullar ve ortalama tüketicilerin dikkat düzeyi gibi farklı unsurlar esas alınarak değerlendirilebilir. Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde bu unsurların tamamı birlikte göz önünde bulundurulmalıdır; diğer yandan bu unsurlardan biri konuyu değerlendirecek kurumun takdirine bağlı olarak daha fazla önem taşıyabilir.

 

Örneğin; Avrupa Adalet Divanı ilk olarak bir ihtilafa konu olan markaların kapsamındaki malları ve/veya hizmetleri incelemekte ve benzer bulunmaları halinde diğer aşamalara geçmektedir. Diğer yandan, TÜRKPATENT ile Yargıtay ilk olarak markaların benzerliğini, ardından markaların benzer bulunması halinde mallar ve/veya hizmetlerin benzerliğini değerlendirir. Ancak, karşılıklı bağımlılık ilkesi genel kabul görmektedir. Buna göre mallar ve/veya hizmetler arasındaki daha düşük bir benzerlik markalar arasındaki daha yüksek bir benzerlik ile dengelenebilir ve telafi edilebilir veya tam tersi geçerlidir.

 

İhtilafa konu markaların kapsamında bulunan mallar ve/veya hizmetler arasında karıştırılma ihtimali yaratacak bir benzerliğin bulunup bulunmadığı değerlendirilirken, markaların tescili için kullanılan Nice Sınıflandırması veya ilgili ülkeler veya bölgelerdeki sınıflandırma sistemi dikkate alınmamalıdır. Nice Antlaşması, Madde 2/1 uyarınca da “…Sınıflandırma, herhangi bir markaya tanınacak korumanın kapsamının belirlenmesi veya hizmet markalarının tanınması bakımından Özel Birlik’e üye ülkeler için bağlayıcı olmayacaktır”.

 

Benzer şekilde TÜRKPATENT tarafından mallar ve hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde, özellikle de aynı veya aynı türde mallar ve hizmetlerin dikkate alındığı mutlak ret nedenleri incelemesinde, yol gösterici olmak için her bir sınıf altında alt sınıflar oluşturmuş olsa da; marka başvuruları kapsamındaki mallar ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin Resmî Tebliğ’de şu ifadelere yer verilmektedir; “…marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında bu grupları, aynı tür malın veya hizmetin tespitinde daha dar veya farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir.”

 

Mallar ve/veya hizmetlerin benzerliğine karar verilirken, çok daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirme bakımından piyasa algısı, hedef tüketiciler, benzer ihtiyaçları karşılaması, birbiriyle ikame edilebilme ve rekabet olasılığı, kullanım amacı, birbirini tamamlama, ortak dağıtım kanalları ve kullanım yöntemleri gibi dünya çapında kabul edilmiş etmenler bulunmaktadır ve bu etmenlerden birkaçının örtüşmesi mallar ve/veya hizmetler arasında karıştırılma ihtimaline yol açacak bir benzerlik yaratabilir. Mallar ve/veya hizmetler bakımından herhangi bir karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine ilişkin genel olarak kabul edilen görüş uyarınca; benzerlik yerine, yukarıda sayılan etmenlerden biri veya daha fazlasının tüketicilerde markaların kökenleri arasında bir bağlantı olduğu izlenimi verip vermeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Tüketicilerin malların ve/veya hizmetlerin aynı işletme tarafından sunulduğunu düşünmeleri halinde, karıştırılma ihtimalinin oluşup oluşmayacağı değerlendirilmelidir.

 

Türkiye’deki Yargıtay ve Mahkemeler genel olarak incelemelerini Nice Sınıflandırması veya TÜRKPATENT tarafından kabul edilen alt gruplandırma sistemi ile sınırlamamakta, karıştırılma ihtimalinin olup olmadığını tespit etmek için mallar ve/veya hizmetlerin benzerliğini değerlendirirken yukarıdaki etmenleri dikkate almaktadır. Bununla birlikte; yayına itiraz incelemesinde dahi TÜRKPATENT, özellikle de marka uzmanları tarafından itirazların ilk değerlendirme sırasında, mallar ve/veya hizmetlerin benzerliğinin değerlendirilmesinde sınıflarda yer alan alt grupları dikkate alabilmektedir. Diğer yandan, TÜRKPATENT Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi özellikle son yıllarda vermiş olduğu kararlarda daha kapsamlı bir inceleme gerçekleştirmekte ve uygulamada, karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesi bakımından yukarıdaki etmenleri değerlendirdiği ve aynı alt grupta yer alan mallar ve/veya hizmetlerin benzer bulunmadığı veya farklı sınıflardaki mallar ve/veya hizmetlerin benzer bulunduğu kararlarla da karşılaşılmaktadır.

Başa dön

Sınai Mülkiyet Haklarına Tecavüz Halinde Tazminat Sorumluluğu

Sınai Mülkiyet Hakkı sahipleri, ürün ve hizmetlerinin tüketiciler nezdindeki imajının temelini oluşturan ve genellikle büyük yatırımlar yaptıkları sınai mülkiyet haklarına tecavüz halinde ciddi zararlara uğramaktadırlar. Bu sebeple, tazminat davaları, hem hak sahiplerinin zararlarının tazmin edilebilmesi ve itibarın korunması hem de mütecaviz kullanımlara karşı caydırıcı etki yaratması nedeniyle önem taşımaktadır.

Sınai mülkiyet haklarına tecavüz sebebiyle doğan zararların tazmini bakımından, önceki düzenlemelere paralel olarak, 6769 sayılı SMK de oldukça elverişli düzenlemelere sahiptir.

Nitekim Kanun özellikle, sınai mülkiyet hakkı sahibinin, mütecaviz fiiller sebebiyle fiilen bir zarara uğramamış olsa dahi, mahrum kalmış olduğu gelirlerin de mütecavizden talep edilebileceğini belirtmekte ve bu mahrum kalınan gelirlerin hesaplanması için de seçimlik hesaplama yöntemlerine yer vermektedir. Buna ek olarak, sınai mülkiyet hakkı sahibi, zararlarının tazmini için dava açmadan önce tazminatın hesaplanmasında kullanılacak bilgi ve belgelerin temini için delil tespiti talep edebilmektedir. Bununla birlikte, uygulamada, tazminat davaları genel olarak, özellikle bilirkişi marifetiyle karşı tarafın ticari defterlerinin incelenmesini gerekli kıldığından, uzun süren, karmaşık süreçlerdir.

SMK uyarınca, her şeyden önce hak sahibinin uğramış olduğu fiili zararlar talep edilebilmektedir. Bu zararlar tecavüzün önlenmesi ve piyasada yaratılan karıştırılmayı gidermek için yapılan masraflar olabileceği gibi dava masrafları da olabilir.

Hak sahibinin mahrum kaldığı kazancın hesaplanması bakımından ise, SMK 151/2 maddesi uyarınca yoksun kalınan kazancın hesaplanması hak sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki üç yöntemden biri ile yapılmakta olup her bir yöntemin çeşitli avantajlı ya da dezavantajları bulunmaktadır:

  • Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir: Bu yöntem esasen yoksun kalınan kazanç kavramının birebir karşılığı olmakla birlikte, soyut bir hak ihlali olarak kabul edilen sınai mülkiyet hakkına tecavüz fiili karşısında, çoğu kez hak sahibinin tecavüz fiili nedeniyle gelir/kazanç kaybı yaşaması zorunlu olmadığından tazminatın bu yöntem üzerinden hesaplanması uygulamada sağlıklı sonuçlar elde edilememesine neden olabilmektedir. Bu sebeple, hak sahiplerinin somut olayda tecavüz olmasaydı elde edecekleri muhtemel gelirin ispatına ilişkin olarak güçlü delillerin bulunması istinası dışında, tazminat davalarında genellikle bu yöntem üzerinden bir tazminat hesaplanmasının talep edilmesi riskli görülmektedir.
  • Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç: Bu yöntemin seçilmesi halinde, mütecaviz tarafın elde ettiği net kazancın hesaplanması için bu tarafın ticari defter ve kayıtları (yurt içi ve yurt dışı satış faturaları vb.) üzerinde inceleme yapılması gerekmektedir. Ancak mütecaviz tarafların ticari defter ve kayıtlarının düzgün ve düzenli tutulmaması ihtimali nedeniyle bu yöntem de hak sahiplerini sağlıklı olmayan birtakım hesaplamalarla karşı karşıya bırakabilmekte ve incelemelerin uzamasına neden olabilmektedir.
  • Sınai mülkiyet hakkına tecavüz edenin bu hakkı bir lisans sözleşmesi ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması hâlinde ödemesi gereken lisans bedeli: Bu yöntem genellikle doktrinde “lisans örneksemesi” olarak anılmakta olup yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında en verimli yöntem olarak görülmektedir. Bu yönteme göre hak sahibi dava dosyasına emsal bir lisans sözleşmesi sunabiliyor ise, bu sözleşmede yer alan lisans bedeli mahkeme tarafından dikkate alınmakta ve somut olayın koşullarına göre uygulanmakta; eğer dosyaya emsal bir lisans sözleşmesi sunulamıyor ise, somut olayın şartları ve sınai mülkiyet hakkının değeri nazara alınarak mütecaviz ticari iş ve işlem hacmine uygun bir bedel belirlenmektedir.

Tazminat davası açılırken, dava dilekçesi ile birlikte kanunda sayılan seçimlik haklardan hangisine dayalı olarak hesaplama talebinin bulunduğunun belirtilmesi zorunludur. Öte yandan Türk Hukuku’nda tazminat davalarında, dava dilekçesinde, tazminat talebini oluşturan belirli bir tutarın belirlenmesi de zorunludur. Ancak tazmini talep edilen tutarın tam olarak belirlenebilmesi baştan mümkün olmadığından dava açılırken talep edilen tutarlı makul ölçüde düşük tutup sonradan artırım yapılabilmesi mümkündür.

Son olarak, “Fikri Mülkiyete İlişkin Alacaklarda Zorunlu Arabuluculuk” başlıklı makalemizde de belirtilmiş olduğu üzere; tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur.

Başa dön

Marka Hakkına Tecavüz Suçunda Delillerin Önemi

6769 sayılı SMK’nin 30. maddesinde düzenlenen marka hakkına tecavüz suçu şikâyete tabi bir suçtur, bir başka deyişle marka hakkı sahibinin usule uygun şikayeti olmaksızın bir soruşturma ya da kovuşturma yapılması mümkün değildir. Mahkemeden talep edilen, suça konu taklit ürünlere el koyulmasını sağlayan ve bu şekilde açılacak davanın temelini oluşturan arama el koyma kararının verilmesi ise, şikayet dilekçesi ekinde suça dair makul şüpheyi ortaya koyacak delillerin sunulmuş olmasına bağlıdır. Bu sebeple şikâyet dilekçesi sunulmadan önce hak sahipleri tarafından tüm delillerin toplanması, şikayet dilekçesine açıklamalar ile birlikte eklenmesi ve bunların savcı ve hâkimlerin dikkatine sunulması çok önemlidir.

Şikâyet dilekçelerinin hazırlık aşaması saha araştırmasıyla başlamaktadır. Ülkemizde özel araştırmacıların faaliyetleri konusunda bir yasal düzenleme bulunmadığından, bu adımların hepsi tecrübeli kimseler tarafından, en önemlisi de avukatların denetim ve yönlendirmesiyle gerçekleştirilmelidir.

Araştırma kapsamında marka hakkına tecavüz suçuna konu ürünlerin üretildiği, satıldığı ve/veya depolandığı adreslerin doğru olarak tespiti, yasalarca izin verilen kapsamda görüntülenmesi, mümkün ise fiş veya fatura karşılığı numuneler alınması özel önem arz etmektedir. Araştırmada fiş veya fatura karşılığı ürün satın alınması mümkün değil ise, noter çalışanının katılımıyla yapılacak bir alım sunulacak şikâyetin en önemli delilini teşkil edecektir. Bu şekilde gerçekleştirilen alım ile şüphelinin taklit ürün satışı ile iştigal ettiği tartışmasız hale gelmektedir. Ayrıca, şikâyetin sunulmasını takiben gerçekleştirilecek aramada herhangi bir mütecaviz ürün bulunamasa dahi gerçekleştirilen baskın sebebiyle teorik olarak açılabilecek muhtemel bir tazminat davasında, noter eli ile alım marka sahibinin savunmasının en önemli delilini teşkil etmektedir.

Olaya bağlı olarak, şikâyet, cumhuriyet savcısı ve hakim için inceleme sürecini kolaylaştırmak amacıyla orijinal ve sahte ürünleri karşılaştıran basit bir teknik raporla da desteklenebilmektedir. Ayrıca, tanık ifadeleri de, diğer deliller kadar güçlü olmasa da delil olarak kullanılabilir.

Son zamanlarda cumhuriyet savcıları, ilgili polise, hedef adresi gizlice kontrol ederek, marka hakkına tecavüz suçuna ilişkin delillerin Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160 ve 161’inci maddeleri uyarınca tespiti için görevlendirme yapma yoluna da gitmeye başlamışlardır. Bu aşamada usule uygun ve işe yarar bir tespit elde etmek adına polise destek vermek çok önemlidir.

Bu kapsamda müvekkillerimize şikayet dilekçesi sunulmadan önce delillerin doğru şekilde toplanmasına öncelik verilmesini tavsiye ediyoruz. Bu sayede hem arama ve el koyma kararı alınması ihtimali yükselmektedir, hem de müvekkillerimiz olası bir karşı talebe karşı korunaklı hale gelirler.

Başa dön