Marka Sahibinin Diğer Markalarının Kötü Niyet Değerlendirmesine Etkisi

Bir marka başvuru sahibinin, başka tanınmış markaları kendi adına tescil etmeye çalışarak bir marka portföyü oluşturma çabasının kötü niyete dair delil oluşturduğu doktrinde[1] ve Yargıtay uygulamalarında[2] uzun zamandır kabul görmektedir. Bu kapsamda Yerel Mahkemeler ile Bölge Adliye Mahkemeleri de başvuru sahibinin diğer marka başvurularını inceleyerek, bu marka başvurularının kötü niyetli bir marka portföyü oluşturma niyetini kanıtladığı durumlarda, dava konusu markanın kötü niyetle tescil edilmeye çalıştığını kabul edebilmektedirler.[3]

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nin ve Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin yakın tarihli kararlarında da bu ilkeler benimsenmiştir.

• Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi 03.07.2023 tarihli ve 2021/837 E. 2023/771 K. sayılı kararında, davacının genel olarak 25. sınıftaki tekstil ürünleri üzerinde tescilli markalarının ve aynı ibareli ticaret unvanının esas unsurunu oluşturan ibarenin, Türkçede özel bir anlamı veya kullanımı olmayan, ayırt edici özgün bir ibare olduğunu dikkate alarak, davalı tarafından aynı ibarenin 30. sınıftaki yiyecek içecek ürünleri üzerinde tescil edilmek üzere tesadüfen seçildiğinin düşünülmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu değerlendirmiştir. Bunun yanı sıra Mahkeme, davalının basiretli bir tacir gibi hareket etme yükümlülüğünü göz önünde bulundurarak, Türk Patent ve Marka Kurumu sicilinde yapılan incelemede davalı şirketin, tıpkı davacı gibi yurt dışında giyim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin markalarının aynıları için başvuru yapmasının davaya konu başvurunun kötü niyetli olduğuna ilişkin kabulüne yol açtığını belirtmiştir. Farklı sınıflarda da olsa davacı şirketin özgün nitelikteki markasının aynısının hangi saikle seçilerek marka başvurusu yapıldığı yönünde davalının ikna edici bir açıklamasının bulunmadığı Mahkemece değerlendirilmiştir. Dolayısıyla davalının marka tescili sırasında yüksek derecede ayırt ediciliği olan, özgün olarak yaratılmış markanın davacıya ait olduğunu bildiği sonucuna varılmış ve uyuşmazlığa konu marka tescilinin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 16.7.2008 tarihli 2008/11-501 E. 2008/507 K. sayılı kararı kapsamında sayılan kötü niyet hallerinden[4] “başkasının markasından haksız olarak yararlanmak” olarak ifade edilen amaçla yapıldığına karar verilmiştir.
• Yine Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 28.09.2023 tarih ve 2022/377 E. 2023/320 K. sayılı kararında; dünyaca ünlü bir lastik firması tarafından hükümsüzlüğü talep edilen markaya ilişkin davada davalının hükümsüzlüğü talep edilen davaya konu markasıyla birlikte benzer sınıf mallar üzerinde toplam 127 marka başvurusunda bulunmuş olduğu, bunların bir kısmının ilgili sektörde bilinen ibareler olduğu, hatta bu markalardan birinin daha ünlü bir lastik markasının birebir aynısı olduğu Mahkemece kötüniyet iddiasının değerlendirilmesinde dikkate alınmıştır. Mahkeme, her iki otomobil lastik üreticisine ait markaların davalı tarafından marka tescillerine konu edilmesinin, davalının ticari faaliyette bulunduğuna dair bir bilgiye rastlanmadığı da düşünüldüğünde, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında ifade edilen “marka yedeklemesi” hali olarak kabul edilebileceğini belirtmiş ve davalının kötü niyetli bir marka başvurusunda bulunmuş olduğu kanaatine varmış ve dava konusu markanın bu gerekçeyle hükümsüzlüğüne karar vermiştir.

Başvuru sahiplerinin tanınmış markaların aynılarını veya benzerlerini tescil ettirmek suretiyle portföy oluşturmak şeklinde nitelendirilebilecek davranışları Yargıtay’ın güncel kararlarında da kötü niyetli sayılmaktadır. Yukarıda anılan kararlar dikkate alındığında; ilk derece mahkemelerinin ve Bölge Adliye Mahkemelerinin de Yargıtay’ın kararlarıyla aynı doğrultuda, bilinen veya ayırt ediciliği yüksek markaları kopyalayarak marka portföyü oluşturmaya çalışan başvuru sahiplerinin markalarının kötü niyetli olduğuna dair yeknesak bir bakış açısı benimsedikleri görülmektedir. Anılan kararlar uyarınca bir başvuru sahibinin farklı firmalara ait çok sayıda tanınmış veya ayırt ediciliği yüksek markayı aynen kopyalayarak tescil ettirmek istemesinin kötü niyetin ispatı için yeterli olduğunu söylemek mümkün olabilecektir. Dolayısıyla yukarıda özetlenen kararların, başvuru sahiplerinin başvuru veya tescillerindeki kötü niyetlerinin kanıtlanması bakımından önem teşkil ettiği düşünülmektedir.

[1] Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, 5. Baskı, s. 1218

[2] Yargıtay 11. H.D. 04.02.2015 T, 2014/15654 E. 2015/1254 K: “28 adet markanın tamamını kullanacağı gerekçesiyle tescil ettirmiş olması mümkün olmadığı gibi, bu tescillerin bir çoğunun sektörde dünyaca ünlü … gibi markaların logolarının benzerleri olmasının da davalının kötüniyetini ortaya koyduğu…”

[3] Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk 19.02.2019 T. 2018/217E. ve 2019/36 K. : “ayrıca davalının kendisi ve ortağı olduğu şirket adına tescil girişiminde bulunduğu diğer markaların da OTOMOTİV sektörüne yönelik faaliyet gösteren meşhur markalardan olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, hükümsüzlüğü talep edilen … marka tescilinin davacı markasından habersiz olduğunun düşünülemeyeceği…”

[4] “Marka Hukukunda genel olarak kabul gören anlayışa göre, tescil yoluyla sağlanan marka korumasının amacına aykırı biçimde kötüye kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yararlanmak veya gerçekte kullanılmayıp yedekleme, marka ticareti yapmak amacına ya da şantaja yönelik başvuru ve tesciller kötü niyetli olarak kabul edilmektedir.”