6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 4. maddesi uyarınca bir işaretin marka korumasından yararlanabilmesi için ayırt edici nitelikte olması gerekmektedir. Ayırt edicilik unsuru, markanın koruma kapsamının tespiti yönünden önem taşımaktadır ve işaretlerin koruma kapsamı da markanın ayırt edicilik seviyesine paralel olarak birbirinden farklılaşmaktadır.
Ayırt edici olmayan ve zayıf unsurlardan oluşan markalar “zayıf marka” olarak adlandırılmaktadır. Esasen “güçlü” ya da “zayıf” marka ayrımının kanunî bir dayanağı bulunmasa da, bu durum hem öğretide hem de yargı kararlarında markaya tanınacak korumanın kapsamının belirlenmesinde önemli bir ayırım olarak kabul edilmektedir.
Öğretide, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kararlarında genel kabul, zayıf markalara, ayırt ediciliği yüksek markaların aksine geniş bir koruma sağlanamayacağı yönündedir. Zayıf bir marka tescil ettiren kişi, o marka ile normal koşullarda karıştırılma ihtimali oluşturabilecek benzer işaretlerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına katlanmak durumundadır. Nitekim, ayırt ediciliği düşük ibarelere yapılan bazı küçük eklemeler dahi bu ibareleri birbirlerinden farklılaştırabilmektedir ve marka olarak tescil edilmiş olsa bile ayırt ediciliği düşük bir işaret üzerinde bir kişiye geniş, mutlak bir hak tanınması mümkün değildir.
Konuyla ilgili olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 02.10.2013 tarihli önceki bir kararında mücevherlerle ilgili mal ve hizmetler için tescil edilmiş olan BLUEDIAMOND markasının önceki tarihli ve mücevherlerle ilgili mal ve hizmetleri kapsayan DIAMOND, DIAMOND MÜCEVHERAT ve NACI DIAMOND markaları ile karıştırılma ihtimali yaratabileceği gerekçesiyle hükümsüz kılınmasına karar vermiştir. Davalının iddialarını da değerlendiren ve “Diamond” ibaresinin mücevherlerle ilgili mal ve hizmetler için düşük bir ayırt edicilik düzeyine sahip olduğunu tespit eden Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, markaların birbirinden yeteri kadar farklı olmadığını kabul etmiş ve bir markanın hükümsüzlük davası sonucunda verilen kesinleşmiş bir hükümsüzlük kararı ile hükümsüz kılınmadıkça, sahibine tüm yasal hakları sağlayacağına hükmetmiştir. Hukuk Genel Kurulu’nun bu önceki yaklaşımına göre, marka sahibi markalarının tescilinden doğan tüm yasal haklarını kullanma hakkına sahip olacak ve bu işaretin tanımlayıcılığı veya zayıf olması nedeniyle bu tür bir kullanımdan alıkonamayacaktır. Hukuk Genel Kurulu’nun bu yaklaşımı, herhangi bir şekilde marka olarak tescil edilmeleri durumunda tanımlayıcı ibareler ve jenerik adlar üzerinde mutlak bir hak tanınmasına yol açacak nitelikte olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.
Yargıtay’ın son dönemde verdiği kararlar incelendiğinde ise farklı bir yaklaşım sergilemekte olduğu ve tanımlayıcı ifadeler içeren markaların karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine ilişkin temel ilkeleri belirleyen birçok karar verdiği için, bu yeni yaklaşımın yerleşik uygulama haline geldiği görülmektedir. Nitekim, Yargıtay 2015 tarihli bir kararında, “zayıf markaların koruma kapsamı daha dar olmalıdır. …Özetle; tekel altına alınmasına izin verilmeyen tasviri ve vasıf bildirici sözcüklerden esinlenilerek oluşturulan markalar baştan itibaren zayıf marka konumundadırlar. Bu tür markalar arasındaki iltibas tehlikesi, yapılacak küçük bir değişiklik ile bertaraf edilebilir.” ifadelerine yer vermiştir. Yargıtay 2017 tarihli bir kararında “tekel altına alınmasına izin verilmeyen tasviri ve vasıf bildirici sözcüklerden esinlenerek oluşturulan markaların baştan itibaren zayıf marka konumunda olduğu” ifadelerine yer vererek bu konudaki görüşünü bir kez daha ifade etmiştir.
Yine Yargıtay, 34. sınıftaki malları kapsayan “CHESTERFIELD BLUE LINE” ve “BLUE LINE” markalarına ilişkin, 18 Aralık 2019 tarihli güncel bir kararında aynı yöndeki görüşünü tekrarlamıştır. Nitekim, bu dosyada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi “başvuru kapsamındaki 34. sınıfta yer alan ürünlerin tüketicisinin dikkat ve özen düzeyi yüksek olduğu gibi dilimizde sıklıkla kullanılan ve mavi çizgi anlamına gelen "BLUE LINE" ibaresinin ayırt edici gücünün düşük bulunduğu, her ne kadar tescilli olduğu için redde mesnet markanın korunması gerekmekte ise de ayırt edici gücü zayıf bir ibareyi tescil ettiren kişinin bunun sonuçlarına katlanmasının tabii olduğu, somut olayda da dava konusu başvuruda farklı olarak yer verilen "CHESTERFILED" ibaresinin başvuruya yeterli ayırt ediciliği kattığı” gerekçesiyle markaların halk arasında karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olmadığına karar vermiştir. Yargıtay ise bu kararı "BLUE LINE" ibaresinin tütün ve tütün mamullerinde tanımlayıcı nitelikte olduğunun anlaşılmasına göre… Bölge Adliye Mahkemesi'nce esastan reddine ilişkin kararın usul ve Yasa'ya uygun olduğu kanısına varıldığından...” gerekçesi ile onamıştır.
Yargıtay’ın bu yaklaşımı ABAD ve EUIPO kararlarıyla aynı doğrultuda olup, zayıf markalara tanınan korumanın kapsamı daha dar olmalıdır. Markaların ayırt ediciliği düşük bir unsuru ortak olarak içermesi durumunda karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde ortak olmayan unsurların benzerliğe ve marka bütününe olan etkisinin her somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.