SMK’nın 7. maddesi uyarınca bu kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilmektedir. Ancak tescil, bir marka hakkı sahibinin o markadan doğan haklarını korumak ve gerektiğinde üçüncü kişilere karşı ileri sürebilmek için gerekli olmakla birlikte, her zaman tek başına yeterli değildir.
Nitekim SMK’nın 9. maddesi uyarınca, tescilli olan bir markanın, tescil edildiği mallar ve/veya hizmetler üzerinde Türkiye’de ciddi şekilde kullanılması gerekmektedir. Ancak markanın, tescil edildiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde ciddi şekilde kullanılmaması veya kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilmesi halinde, bu markanın iptali gündeme gelebilecektir.
SMK’da aranan bu kullanım şartına bağlı olarak, SMK’nın 19/2 maddesinde, SMK’nın 6/1 maddesine dayanılarak yapılan itirazlarda, itiraza gerekçe gösterilen markanın en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraza dayanak gösterilen mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğunun ispat edilmesinin talep edilebileceği düzenlenmiştir. SMK’nın 25/7 maddesi ve 29/2 maddesi uyarınca ise, SMK’nın 19/2 maddesinde yer alan kullanmama savunmasının eğer şartları varsa hükümsüzlük ve tecavüz davalarında da ileri sürülebileceği hüküm altına alınmıştır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, kullanmama savunmasının yalnızca yayıma itiraz sürecinde ve hükümsüzlük veya tecavüz davalarında, kanunda aranan şartların varlığı halinde ileri sürülebileceğidir. Öte yandan, kullanmama savunmasını marka hakkına tecavüz iddiasına dayanan hukuk ve ceza davaları açısından ise ikili bir ayrıma tabi tutmak gerekmektedir. Zira SMK’nın “Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller” başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasında, “19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.” denilerek kullanmama savunmasının marka hakkına tecavüz iddiasına dayanan hukuk davalarında def’i olarak öne sürülebileceği açıkça kabul edilmiş iken, SMK’nın “Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler” başlıklı 30. maddesinde bu yönde herhangi bir hüküm yer almamaktadır.
Bu nedenle, uygulamada “markanın kullanılmamasının hukuka uygunluk nedenlerinden biri olup olmadığı ve bunun ceza mahkemeleri tarafından re’sen değerlendirilip değerlendirilemeyeceği” sorunu gündeme gelmiş ve bu konuda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bir görüşe göre, ihlal edilen markanın iptal koşullarının oluşması nedeniyle açılmış bir iptal davası varsa bu davanın sonucunun ceza mahkemesi tarafından beklenmesi gerekmektedir. Bir diğer görüşe göre ise, marka suça konu emtia veya hizmette beş yıl boyunca kullanılmamış ise marka hakkına tecavüz nedeniyle yürütülen soruşturmada veya açılan davada fail bu yönde bir savunma yapar ve kullanmama durumu kanıtlanırsa failin eylemi hukuka uygun hale gelecektir. İptal davası için ilgililere süre verilmesine ve bunun sonucunun beklenmesine gerek yoktur.
Güncel bir davada, mahkeme tarafından katılan şirkete ait marka TÜRKPATENT nezdinde dava konusu ürünler bakımından tescilli ise de, marka beş yıldan uzun süredir tescilli olup Türkiye’de dava konusu ürünler bakımından son beş yıl içerisinde kesintisiz bir kullanımı bulunmadığı için bu hususun ceza mahkemesi tarafından re’sen nazara alınacağı ve marka hakkına tecavüz suçunun koşullarının oluşmayacağı ancak ürünlerin taklit olması nedeniyle haksız rekabet hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
Bu noktada öncelikle belirtilmesi gereken husus, kullanmama savunmasının SMK’da açıkça “def’i” olarak düzenlenmiş olduğudur. Ancak yukarıda anılan olayda ceza mahkemesinin adeta bir hukuk mahkemesi gibi markanın kullanılıp kullanılmadığı konusunda değerlendirme yapması, kullanmama savunmasını def’i değil, itiraz gibi dikkate alması, markanın iptal koşullarının oluştuğu ve iptal kararının verilmesine de gerek olmaksızın bunun bir hukuka uygunluk nedeni olduğu kanaatiyle marka hakkına tecavüz suçunun koşullarının oluşmadığını ifade etmesi kanaatimizce hatalı olmuştur.
Zira itirazdan farklı olarak, def’i bir hak olduğu için sadece hak sahibi tarafından ileri sürülebilir; ileri sürülmediği sürece hakim tarafından re’sen dikkate alınamaz; bir hakkı sona erdirmez ve sadece onun ifasını engeller. Kullanmama savunması SMK’nın açık düzenlemesi sonucunda marka hakkına tecavüz iddiasına dayalı hukuk davalarında belirli şartlar altında ilgili tarafça def’i olarak ileri sürülebilecek olan bir husus olup, ceza davaları bakımından soruşturma veya kovuşturma aşamasında ileri sürülebilecek bir husus olmadığı gibi, savcı veya ceza mahkemesi tarafından re’sen dikkate alınabilmesi de mümkün olmamalıdır.
Aksi yorumlar kanun koyucunun iradesini aşmaktadır. Nitekim SMK’nın 25/7 maddesi ve 29/2 maddesi uyarınca, SMK’nın 19/2 maddesinde yer alan kullanmama savunmasının eğer şartları varsa hükümsüzlük ve tecavüz davalarında da ileri sürülebileceği açıkça düzenlenmiştir. SMK’nın 30. maddesinde herhangi bir atıf bulunmadığından bu savunmanın ceza davalarında dikkate alınmaması gerekmektedir.
Öte yandan, ceza davasını etkileyecek bir iptal davası bulunması durumunda, marka hakkında geçmiş yönelik iptal kararı verilmesi söz konusu fiili marka hakkına tecavüz suçu olmaktan çıkarabilecek nitelikte olduğundan, bu hususun ceza mahkemesi tarafından bekletici mesele yapılması isabetli olacaktır.