Bir kişinin, başka bir marka sahibinin ilgili ülkede tescilli olmayan markasını, marka sahibinin izni olmadan tescil ettirmesi ve/veya kullanması, diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de yabancı marka sahiplerinin karşılaştığı yaygın sorunlardan biridir. İngilizcede “Trademark Squatting” olarak adlandırılan ve Türkçede kısaca marka gaspı olarak tanımlayabileceğimiz bu durum, yabancı şirketler için pazara giriş ve marka tescili bakımından zorluklar yarattığı gibi, esas markanın sulanmasına da yol açmaktadır. Her ne kadar marka gaspını daha iyi önlemek için atılması gereken adımlar olsa da ülkemizdeki mevcut fikri mülkiyet mevzuatında, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun (TÜRKPATENT) ve Mahkemelerin yerleşmiş uygulamaları ile birlikte, yabancı marka sahiplerinin haklarını korumak ve marka gaspıyla mücadele etmek için etkili araçlar bulunmaktadır.
Marka Gaspı Nedir ve Markayı Gasbeden Kişiler Esas Marka Sahiplerinin Markalarını Nasıl Tescil Ettirirler?
Marka gaspı, kısaca, bir kişinin, başka bir marka sahibinin ilgili ülkede tescilli olmayan markasını, marka sahibinin izni olmadan tescil ettirmesi ve/veya kullanması durumu olarak tanımlanabilir. Çoğu durumda, esas marka sahibinin markası tanınmış bir markadır veya belirli derecede üne sahiptir; markayı gasbeden kişi ise tescil ettirdiği markayı gerçekten kullanmayı amaçlamamakta, esas marka sahibinden bir şekilde yarar sağlamak amacıyla markayı elinde tutmaktadır. Örneğin, markayı gasbeden taraf çoğu zaman tescil ettirdiği markayı esas marka sahibine satmayı teklif etmekte veya sahip olduğu tescile dayalı olarak gelecekte açabileceği bir ihlal davasını ileri sürerek, bu yönde bir tehditle esas marka sahibini kendisine bir lisans sağlamaya zorlamaktadır.
Ülkelerin marka tescil sistemleri de gaspçıların esas marka sahiplerinin markalarıyla aynı veya benzer bir markayı ilgili ülkede tescil ettirebilmelerinde önemli bir role sahiptir. Türkiye gibi, marka korumasının tescil yoluyla elde edildiği ülkelerde, esas marka sahiplerinin söz konusu ülkede daha önce tescil edilmiş bir markası yoksa, gaspçıların markayı o ülkede tescil ettirmesinin daha kolay olduğu söylenebilecektir. Öte yandan, marka korumasının kullanım yoluyla elde edildiği ülkelerde gaspçıların ilgili markayı tescil ettirmesi daha zor olabilecektir; zira çoğu durumda markayı gasbeden kişiler söz konusu markayı kullanmamaktadır veya markayı kullanmak bakımından gerçek bir niyetleri yoktur. Özellikle tanınmış markalar açısından özel olarak düzenlenmiş mutlak ret nedenlerinin bulunmaması da gaspçıların esas marka sahiplerine ait markayı kendi adlarına tescil ettirme imkanlarını etkilemektedir. Ülkemizde, TÜRKPATENT mutlak ret nedenleri bakımından re'sen inceleme yapmaktadır; bu bakımdan bir marka başvurusu, aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer ise, bu durumda yapılan marka başvurusu re’sen reddedilmektedir. Ancak başvurusu yapılan markanın, başka bir kişiye ait tanınmış bir markanın aynısı olması, bir mutlak ret nedeni olarak düzenlenmemiştir.[1]
Marka Gaspı Halinde Esas Marka Sahipleri Türkiye’de Bu Durumu Nasıl Çözümleyebilir?
Diğer tüm hukuki uyuşmazlıklarda olduğu gibi, tarafların anlaşarak uyuşmazlığı çözmesi arzu edilen bir durumdur ancak marka gaspı durumlarında çoğu zaman markayı gasbeden kişilerin makul olmayan talepleri nedeniyle taraflar anlaşarak uyuşmazlığı sona erdirememektedir ve bir takım hukuki işlemlerin başlatılması zorunlu olmaktadır. Bu gibi durumlarda (i) izinsiz olarak tescil edilmek istenen marka henüz başvuru aşamasında ise TÜRKPATENT nezdinde söz konusu başvurunun yayımına itiraz edilebilir, (ii) izinsiz olarak tescil edilen markaya karşı Mahkemeler nezdinde hükümsüzlük davası açılabilir veya (iii) izinsiz olarak tescil edilmiş marka beş yıldan uzun süredir tescilli ise ve şartları da varsa, TÜRKPATENT nezdinde kullanmama sebebiyle marka iptal talebinde bulunulabilir.
Bir yayıma itiraz sürecinde veya hükümsüzlük davasında, esas marka sahibi tarafından ileri sürülebilecek yasal gerekçeler genellikle uygun düştüğü ölçüde, (i) markayı gasbeden kişinin kötü niyeti, (ii) esas markanın tanınmışlığı, (iii) esas marka sahibinin gerçek hak sahipliği, (iv) telif hakkı ihlali ve (v) ticaret unvanı ihlalidir. İleri sürülebilecek bu yasal gerekçeler aşağıdaki paragraflarda ayrıntılı olarak incelenmektedir.
Markayı Gasbeden Kişinin Kötü Niyeti
Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) kötü niyetin bir tanımı bulunmamaktadır ancak marka gaspı uyuşmazlıklarında, markayı gasbeden kişinin eylemleri her bir somut olay bakımından ayrı ayrı incelenmektedir ve genellikle bu kişinin eylemlerinin arkasında kabul edilebilir ticari bir gerekçe bulunmadığı ve bu kişinin esas marka sahibinin markasını seçmesinin bir tesadüf olarak nitelendirilemeyeceği durumlarda, kötü niyetin bulunduğu kabul edilmektedir. TÜRKPATENT ve Mahkemeler genellikle (i) aynı ve/veya çok benzer kelime veya şekil unsurunun, yazı tipinin, renklerin vb. kullanılması, (ii) başkası tarafından tesadüfen yaratılamayacak olan, halihazırda mevcut, orijinal ve benzersiz bir markanın kullanılması, (iii) üçüncü taraflara ait (genellikle tanınmış) markalardan oluşan bir portföy oluşturulması, (iv) esas marka sahibi ile aynı sektörde faaliyet gösterilmesi, (v) esas marka sahibinden para talep etmek veya lisans vermeye zorlamak gibi dürüst olmayan eylemlerde bulunulması ve (vi) taraflar arasında önceden lisans, distribütörlük vb. ticari bir ilişki bulunması durumlarında, bu eylemlerin kötü niyetli olduğunu ve/veya kötü niyete işaret ettiğini kabul etmektedir.
TÜRKPATENT’in kötü niyetli olarak değerlendirilebilecek eylemlerin belirlenmesi bakımından geniş bir bakış açısı bulunmaktadır. Örneğin, markayı gasbeden kişinin esas markanın varlığından haberdar olduğunu göstermek için, esas marka sahibinin eski distribütörü olduğunu kanıtlayan belgelerin sunulması veya bu kişinin esas marka sahibinden parasal taleplerde bulunduğunu kanıtlayan taraflar arasındaki e-posta yazışmaları veya mesajların sunulması, genellikle bu kişinin kötü niyetli olduğunu kanıtlamak bakımından yeterli olmaktadır. Esas marka Türkiye'de kullanılıyorsa veya Türkiye'de belirli bir tanınmışlığa sahipse, TÜRKPATENT veya Mahkemelerin kötü niyet iddialarını kabul etmesi daha kolay olabilmektedir.
Esas Markanın Tanınmışlığı
Esas markanın tanınmışlığı da itiraz veya dava süreçlerinde ileri sürülebilecek bir diğer argümandır. SMK’ya göre, markanın menşe ülkesinde Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamında tanınmış bir marka olması, itiraz süreçlerinde veya hükümsüzlük davasında, aynı ve/veya benzer mal ve hizmetler açısından bir hukuki gerekçe olarak ileri sürülebilir. Markanın tanınmışlığını kanıtlamak için, esas marka sahibinin, markayı gasbeden kişinin markasının başvuru tarihinden önceye gidecek şekilde, dünya çapındaki tescillerin listesi, alınan ödüller, anket sonuçları, haberler vb. kapsamlı deliller sunması gerekmektedir. Her ne kadar markanın menşe ülkesinde tanınmış olmasının, SMK’nın ilgili maddesinin uygulanması bakımından yeterli görüldüğü kararlar bulunmakta ise de TÜRKPATENT ve Mahkemeler bazı durumlarda esas markanın Türkiye'de de belirli bir üne/tanınmışlığa sahip olduğunun kanıtlanmasını talep etmektedir.
Esas Marka Sahibinin Gerçek Hak Sahipliği
Bu iki argümana ek olarak, esas marka sahibi gerçek hak sahibi olduğunu da ileri sürebilecektir. Gerçek hak sahipliğinin kanıtlanması için esas markanın gaspçının markasından önce yaratıldığının ve kullanıldığının kanıtlanması gerekmektedir. SMK, markanın Türkiye’de kullanımının kanıtlanması gerektiği yönünde bir hüküm içermemektedir ancak uygulamada genellikle TÜRKPATENT ve Mahkemeler, Türkiye’deki marka kullanımının kanıtlandığı durumlarda gerçek hak sahipliği iddiasını kabul etmektedir. Esas marka sahibi veya Türkiye'deki distribütörü tarafından düzenlenen faturalar ve/veya gümrük beyannameleri, marka kullanımı bakımından en önemli deliller olarak kabul edilmektedir ancak kataloglar, haberler, ödüller, markanın yaratılışına ve kullanımına ilişkin her türlü belge, gerçek hak sahipliğinin kanıtlanması bakımından yararlı olmaktadır.
Esas Marka Sahiplerinin Telif Hakları ve Ticaret Unvanından Kaynaklanan Hakları
Esas marka sahibinin örneğin bir ayırt edici logo gibi, telif haklarına sahip olduğu eserleri içeren markalarının izinsiz olarak tescile konu edilmesi durumunda, esas marka sahibi SMK uyarınca telif haklarına dayanarak ilgili markaya itiraz edebilir veya hükümsüzlük davası açabilir. Ülkemizde eser sahiplerinin telif hakkı tescil belgesi alması zorunlu değildir ancak olası bir itiraz/dava sürecinde telif hakkını ispatlayan, örneğin yurtdışında alınmış bir telif hakkı tescil belgesinin veya telif hakkıyla korunan eserin yaratımına ilişkin belgelerin sunulması gerekmektedir.
Ayrıca, SMK uyarınca, üçüncü bir tarafın ticaret unvanının bir markada izinsiz olarak kullanılması da ticaret unvanı sahibi tarafından engellenebilecektir. Dolayısıyla, gaspçının markası esas marka sahibinin ticaret unvanını içeriyorsa, esas marka sahibi bu markaya itiraz edebilir veya hükümsüzlük davası açabilir.
Türkiye’den Marka Gaspı Örnekleri
Marka gaspının en göze çarpan örneklerinden biri olarak Jelly Belly davası gösterilebilir. Uyuşmazlığa konu olayda, Türkiye genelinde çok sayıda mağazası bulunan tanınmış bir perakende şirketi, "Jelly Belly" ibaresini içeren ve 30. sınıfta yer alan şekerleme ürünlerini kapsayan beş adet kelime ve şekilden oluşan (örneğin )
markayı tescil ettirmiştir. Ünlü Jelly Belly markalı şekerlerin üreticisi olan Amerika merkezli Jelly Belly Candy Company, bu markalara karşı hükümsüzlük davası açmış ve Mahkeme, Jelly Belly markasının tanınmışlığını ve davalının kötü niyetini dikkate alarak söz konusu markaların hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Jelly Belly Candy Company'nin ürünleri Türkiye'de satılmamasına rağmen, Mahkeme, "Jelly Belly" markasının dünya çapındaki tescilleri, sponsorlukları, marka hakkında yayınlanan haberleri ve makaleleri, anket sonuçlarını, markanın tanınmışlığını kabul eden yabancı yargı kararlarını ve çeşitli Türk şirketlerinin distribütörlük almak için Jelly Belly Candy Company'e başvurduğunu kanıtlayan belgeler de dahil olmak üzere, çoğunluğu şirketin yurtdışındaki faaliyetleri ile ilgili olan delilleri dikkate alarak, "Jelly Belly" markasının tanınmış bir marka olduğu sonucuna varmıştır. Davalının kötü niyetine ilişkin olarak ise Mahkeme, “Jelly Belly”nin Jelly Belly Candy Company tarafından uzun yıllardır kullanılan ve dünya çapında tanıtımı yapılan, tanınmış bir marka olduğunu; çok sayıda habere, makaleye ve sponsorluk anlaşmasına konu olduğunu, bu nedenle davalının bu markadan haberdar olmadığını iddia edemeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca, "Jelly Belly" kelimesinin Türkçede yaygın olarak kullanılmayan yabancı bir kelime olması da davalının böyle bir markayı tesadüfen yaratmış olamayacağı yönünde kanaat oluşturmuştur.
Bir başka davada ise Mahkeme, çevrimiçi güzellik salonu hizmetleri rezervasyonu alanında faaliyet gösteren esas marka sahibinin gerçek hak sahipliğini ve davalının kötü niyetini dikkate alarak 
markasının hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Mahkeme, "Treatwell" kelimesinin ayırt edici bir kelime olduğunu ve Türk bir kişinin tesadüfen böyle bir marka yaratmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Ayrıca, davalının esas marka sahibinden ve onun güzellik sektöründeki faaliyetlerinden haberdar olduğu değerlendirilmiştir. Bu dava, esas marka sahibinin markasını Türkiye'de kullanmaması ve Türkiye’de hizmet sunmaması dikkate alındığında oldukça ilgi çekicidir; buna rağmen markanın yurtdışında kullanımı dikkate alınarak karar verilmiştir.
TÜRKPATENT ayrıca Koreli bir kozmetik markasının kelime, renk ve yazı stilini kopyalayan 
marka başvurusunu ve yine bir Koreli kozmetik markasıyla aynı kelime unsurunu içeren 
markasını, esas marka sahiplerinin itirazları üzerine reddetmiştir.
Sonuç ve Esas Marka Sahibinin Alabileceği Önlemler
Marka gaspı, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede, marka sahipleri için önemli zorluklar teşkil etmektedir. Ülkemizde fikri mülkiyet mevzuatında halihazırda mevcut olan itiraz/dava olanakları ve yasal dayanaklar, esas marka sahiplerinin marka gaspı ile ilgili konularla etkili bir şekilde mücadele etmelerini, markalarını ve itibarlarını korumalarını sağlamaktadır. Ayrıca, esas marka sahiplerinin marka gaspını önlemek için proaktif adımlar atması da önemlidir. Bu bakımdan markalarını birçok ülkede tescil ettirmek, üçüncü taraflara ait markaları düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde diğer ülkelerde markalara karşı itirazlarda bulunmak, esas marka sahipleri tarafından alınabilecek önlemler arasında yer almaktadır.