Mülga 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (“KHK”) 42/1(d) maddesi, bir markanın, marka sahibinin davranışları nedeniyle tescil ettirildiği mal veya hizmetler için yaygın ad haline gelmesi durumunda, markaya karşı hükümsüzlük davası açılabileceğini düzenlemiştir.
Aynı madde, 6769 sayılı SMK’nın 26/1(b) maddesinde, farklı bir ifade kullanılarak ve hükümsüzlük yerine iptal sebeplerine dayanak oluşturacak şekilde yer almıştır. Madde 26/1(b) uyarınca TÜRKPATENT, marka sahibinin fiilleri nedeniyle veya gerekli önlemleri almaması sonucunda markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler açısından yaygın bir ad haline gelmesi durumunda, talep üzerine markanın iptaline karar verebilecektir. TÜRKPATENT’in iptal yetkisi, SMK’nın 192. maddesi uyarınca 10.01.2024 tarihine kadar Mahkemeler tarafından kullanılacaktır.
SMK, 556 Sayılı KHK’da açık bir ifadeyle tanımlanmamış olan marka sahibinin “davranışları”nı, bu davranışların hem fiiller şeklindeki aktif davranışlar hem de gerekli önlemleri almama şeklindeki pasif davranışlar olabileceğini belirterek açıklığa kavuşturmuştur.
KHK yürürlükteyken görülen bir hükümsüzlük davasında, başvuru sahibinin davranışlarından ne anlaşılacağı 15 Kasım 2014 tarihli bir Yargıtay kararında açıklanmıştır (Yargıtay 11. HD, 2014/5775 E., 2014/15593 K. sayılı kararı).
Yargıtay kararında ilk olarak, marka jenerik ad haline gelmiş olsa bile markanın jenerikleşme nedeniyle hükümsüz kılınabilmesi için jenerikleşmenin, marka sahibinin fiillerinden veya gerekli önlemleri almadaki ihmalinden kaynaklanması gerektiği yönündeki genel ilkeyi kabul etmiş ve dosyayı, yeniden yargılama yapılması için ilk derece mahkemesine geri göndermiştir.
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, marka sahibi tarafından sunulan her delili değerlendirerek, tartışarak ve yeni bir bilirkişi raporu alarak yeni bir karar vermiştir. Sonuç itibariyle Mahkeme, markanın jenerik ad haline geldiğine fakat marka sahibinin, markasının jenerikleşme nedeniyle hükümsüz kılınmasını engellemek amacıyla gerekli önlemleri aldığına karar vermiştir.
Yargıtay’ın kararı, bir markanın jenerikleşme nedeniyle hükümsüz kılınmasının, bu jenerikleşmenin yalnızca marka sahibinin fiilleri veya gerekli önlemleri almaması sonucunda gerçekleşmesi durumunda mümkün olacağı yönündeki ilkeyi vurgulamaktadır. Bu durumu belirlemek için Yargıtay, Mahkemelerin ilk olarak her iki tarafça getirilen delil ve bilgiler ile dosya kapsamında alınan bilirkişi raporlarındaki tespitlerin karara varmak için yeterli olduğundan emin olmaları ve sonrasında bilirkişi raporlarındaki bulguları, delilleri ve bilgileri derinlemesine incelemeleri gerektiğini belirtmiştir.
Karar, bir marka sahibinin, markasının ürün adı olarak olası kullanımlarına karşı dikkatli olması, böylesi kullanımlar hakkında bilgilendirildiğinde bu kullanımlara karşı hukuki süreçleri başlatması ve markasının yaygın ad haline geldiği gerekçesiyle Mahkeme tarafından iptal edilmesinin önüne geçmek için gerçekleştirdiği hukuki eylemlerin kayıtlarını tutması gerektiğini göstermektedir.
Bu kararlar, SMK’nın 26/1(b) maddesi ile mülga kararnamenin ilgili hükmü benzer olduklarından, bu maddenin yorumlanmasında da yol gösterici niteliktedir.