Uzun yıllar önce verilmiş bir karar ile, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (“ABAD”) Canon kararında “birbirine bağlılık ilkesi” açıkça ortaya konmaktadır. Paralel şekilde Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT" veya “Kurum”) yakın tarihli iki kararında, birbirine bağlılık ilkesinin uygulanmasına ilişkin koşullardan açıkça bahsetmiş ve bunları bir ilke kararı oluşturacak şekilde ortaya koymuştur. Ayrıca Kurum, bu kararlardan birinde kötü niyet iddiasına ilişkin olarak kriterlerini açıklamıştır.
Birbirine Bağlılık İlkesi
Bir marka başvurusunun Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) madde 6/1 kapsamında reddedilebilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:
- Markalar arasındaki benzerlik;
- Markaların kapsamlarında yer alan mal/hizmetlerin benzerliği; ve
- Halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali dahil karıştırılma ihtimali bulunmalıdır.
Karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesinde, ABAD’ın Canon kararında (C-39/97 Kararı) açıkça ortaya konan “birbirine bağlılık ilkesi” uluslararası düzeyde benimsenmiştir. ABAD, benzerlik faktörlerinin birbirine bağlılığını şu ifadelerle ortaya koymuştur: “mallar veya hizmetler arasındaki daha az benzerlik, markalar arasındaki daha yüksek benzerlik derecesi ile dengelenebilir ve bunun tersi de geçerlidir” (Canon, Paragraf 17).
TÜRKPATENT'in Güncel Kararları
TÜRKPATENT, yakın tarihli iki kararında, birbirine bağlılık ilkesinin uygulanmasına ilişkin şartları açıkça belirtmiş ve ortaya koymuştur.
İlk olayda, itiraz sahibinin markasının birebir aynısını ve ayırt edici olmayan “com.tr” ek unsurunu içeren bir marka başvurusuna itiraz edilmiştir. Her ne kadar markalar aynı hizmetleri kapsamasa da Kurum, markalar arasındaki düşük düzeydeki benzerliğin, mallar/hizmetler arasındaki yüksek düzeydeki benzerlikle dengelenebileceğine ve bunun tersinin de geçerli olduğuna karar vermiştir. Bu nedenle, itiraz edilen başvuru ile önceki tarihli marka arasındaki yüksek derecede benzerlik, başvurunun kapsadığı kalan hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma veya ilişkilendirilme ihtimali yaratmaya yeterli görülmüştür.
İkinci olayda, Camelbak Products LLC tarafından “CAMELBAK” markalarına dayanarak, farklı sınıfları kapsayan marka başvurusuna itiraz edilmiştir:
Kurum, ana unsur olarak “camelbak” ibaresini içeren başvuru ile önceki tarihli “CAMELBAK” markası arasındaki görsel ve fonetik benzerliğin oldukça yüksek olduğuna karar vermiştir. Kurum ayrıca, markalar arasındaki benzerlik derecesinin ve önceki markanın yüksek ayırt ediciliğinin, mallar/hizmetler arasındaki nispeten düşük benzerlik derecesini telafi edebileceğine kanaat getirmiştir. Kurum, markalar arasındaki düşük düzeydeki benzerliğin, mallar/hizmetler arasındaki yüksek düzeydeki benzerlikle dengelenebileceğini veya bunun tam tersinin olabileceğini belirttikten sonra, markalar arasında kapsamlarındaki tüm mallar/hizmetler açısından ilişkilendirilme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimalinin bulunduğu sonucuna varmıştır.
Birbirine bağlılık ilkesi değerlendirmesine ek olarak, Kurum ayrıca Camelbak’in itirazında ileri sürdüğü kötü niyet iddiasını da değerlendirmiştir. Kurum, başvurunun Camelbak’in birçok ülkede uzun yıllardır kullandığı ve oldukça ayırt edici bir kelime olan ve aynı zamanda Camelbak’in alan adını oluşturan bir ibareden oluştuğunu ve Camelbak’in faaliyet alanı ile yakından ilgili malları kapsadığını değerlendirmiştir. Buna göre başvuru sahibinin, Camelbak’in Amerika Birleşik Devletleri menşeili ve dünya çapında kullanılan orijinal “CAMELBAK” markasından habersiz olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Kurum, başvurunun tesadüfen yapılamayacağı ve bu nedenle iyi niyetle yapılmış bir başvuru olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine varmıştır.
Söz konusu karar, küresel olarak faaliyet gösteren şirketlerin markalarının korunması bakımından önem arz etmektedir.
Birbirine bağlılık ilkesinin uygulanabilmesi için markalar arasında veya mal/hizmetler arasında yüksek derecede benzerlik bulunması gereklidir. Bununla birlikte, Kurumun genel uygulaması yalnızca markalar arasındaki yüksek derecede benzerliğe/ayniyete dayanıldığında, başvurunun kötü niyetli olduğu iddiasını reddetmek yolundadır. Somut olayda, ‘maksimum hava kontrol sistemleri’ ek ibaresine rağmen başvuru Camelbak’in markasını bir bütün olarak aynen ve Camelbak'in alan adını “.tr” ülke kodu uzantısı ile birlikte içermekte, dolayısıyla da Camelbak’in Türkiye’deki internet sitesi olduğu izlenimi vermektedir. Genel olarak, Kurum bahsi geçen hususları – Camelbak'in yurtdışındaki tescillerini, ticari faaliyetlerini ve markalar arasındaki yüksek düzeydeki benzerliği – dikkate alarak, kapsanan tüm mal ve hizmetler için karıştırılma ihtimalinin olduğu ve başvurunun iyiniyetli olamayacağı sonucuna varmıştır.
Sonuç
Bu iki kararda Kurum tarafından aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir:
- SMK madde 11/4'te belirtildiği üzere “Mal veya hizmetlerin aynı sınıflarda yer almaları benzer olduklarına, farklı sınıflarda yer almaları da benzer olmadıklarına karine teşkil etmez.”;
- Birbirine bağlılık ilkesi SMK’da düzenlenmemiş olmasına karşın Marka Hukukunda benimsenmiştir; ve
- Kötü niyet iddiasının kabulü için gerekli kriterler ortaya konmuştur.