- UGG markasının sahibi olan Deckers, 14. sınıftaki UGG WATCH marka başvurusuna itiraz etmiştir.
- YİDK malların düşük seviyedeki benzerliğine rağmen karıştırılma ihtimalinin doğacağını belirtmiştir.
- YİDK tanınmış marka siciline halen dikkate değer bir önem vermektedir.
Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (“YİDK”), aşağıda incelenecek olan kararında “UGG” ve “UGG WATCH” markaları arasındaki karıştırılma ihtimalini değerlendirirken birbirine bağlılık prensibini uygulamıştır ve “UGG” markasının tanınmış marka kaydını dikkate almıştır.
Olayın geçmişi
TÜRKPATENT nezdinde 14. sınıftaki “Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri, değerli metalden heykeller ve biblolar. Saatler ve zaman ölçme cihazları (kronometreler ve parçaları, saat kordonları dahil). Değerli metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar. Tespihler.” mallarında tescil edilmek üzere “UGG WATCH” markası için başvuruda bulunulmuştur.
Deckers Outdoor Corporation bahsi geçen başvurunun yayınına karşı çeşitli “UGG” markaları uyarınca TÜRKPATENT nezdinde itiraz etmiştir. İtiraz 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) düzenlenen aşağıdaki kanun hükümlerine dayandırılmıştır:
- Markalar arasındaki karıştırılma ihtimali (SMK’nın 6/1 maddesi),
- Deckers’ın UGG markası üzerindeki gerçek hak sahipliği (SMK’nın 6/3 maddesi),
- UGG markasının Paris Sözleşmesi uyarınca ve Türkiye’deki tanınmışlığı (SMK’nın 6/4 ve 6/5 maddeleri),
- Başvurunun kötü niyetli olarak yapılmış olması (SMK’nın 6/9 maddesi).
TÜRKPATENT Markalar Dairesi Başkanlığı (“MDB”) yayına itirazı kısmen “Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri, değerli metalden heykeller ve biblolar. Saatler ve zaman ölçme cihazları (kronometreler ve parçaları, saat kordonları dahil).” malları açısından kabul etmiştir. Kararda, anılan mallar açısından markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğu, itiraza gerekçe gösterilen markaların Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi sebebiyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarara görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği belirtilmiştir. Her iki tarafın itirazın kısmen kabulü yönündeki MDB kararına itiraz etmesi üzerine uyuşmazlık YİDK önüne gelmiştir.
YİDK kararının detayları
YİDK, tarafların iddialarını incelemeden önce birbirine bağlılık prensibine atıf yaparak mal ve hizmetlerin benzerlik derecesinin düşüklüğünün markalarının benzerlik derecesinin yüksekliğiyle telafi edilebileceğini veya tam tersinin geçerli olabileceğini belirtmiştir. Devamında, başvuru sahibinin itirazını incelemiştir ve “UGG” ibaresinin taraf markalarında esas ve ayırt edici unsur olarak kullanıldığını belirtmiştir. Bu nedenle markaların ayniyete varacak düzeyde benzer olduğunu, markalar arasında karıştırılma ihtimali bulunduğunu değerlendirerek başvuru sahibinin MDB kararına karşı itirazını reddetmiştir. YİDK bu değerlendirmesinde “UGG” markasına ait tanınmış marka kaydının varlığına ve mallar arasında düşük düzeyde benzerlik bulunmasına dikkate almıştır.
Deckers’ın itirazına ilişkin olarak ise YİDK, “UGG” markalarının tanınmış marka kaydının varlığını da dikkate alarak markaların ayniyete yakın benzerliğinin mallar arasındaki düşük düzeyde benzerliği telafi ettiğini belirtmiştir.
Sonuç olarak YİDK, Deckers’ın itirazını kabul ederek “UGG WATCH” markasının tümden reddine karar vermiştir. YİDK kararına karşı başvuru sahibi tarafından süresi içinde yetkili Mahkeme nezdinde iptal davası açılmadığından, karar kesinleşmiştir.
Değerlendirme
TÜRKPATENT kararlarının çoğunda birbirine bağlılık prensibine değerlendirmede dikkate aldığı genel kriterler arasında atıf yapmaktadır ve bu prensibi oldukça dar bir yorumla uygulamaktadır. Ne var ki, değerlendirme konusu kararda TÜRKPATENT, MDB kararı kapsamı dışında kalan mallar (“Değerli metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar. Tespihler”) bakımından benzerlik görece düşük olsa da markaların yüksek benzerliğini dikkate alarak açıkça bu prensibi uygulamıştır.
Ayrıca karardan, YİDK’nın tanınmış marka siciline kayıtlı markalara dikkate değer bir önem vermeye devam ettiği anlaşılmaktadır. Ancak Yargıtay’ın 05 Şubat 2020 tarihli, E. 2019/2980, K. 2020/991 sayılı kararında TÜRKPATENT’in mevcut kanuni düzenlemeler uyarınca TÜRKPATENT’in markaların tanınmışlık niteliğine haiz olup olmadığı konusunda inceleme yaparak bu nitelikte gördükleri markalar bir sicil oluşturma yetkisinin bulunmadığını, ayrıca markanın tanınmışlığı hususunun her somut olay bazında irdelenmesi gerektiğini belirten bir kararı bulunmaktadır. Bu karardan sonra tanınmış marka sicilinin akıbetinin ne olacağı hala tartışılmaktadır.
İncelenen YİDK kararı, TÜRKPATENT’in karıştırılma ihtimalini değerlendirirken tanınmış marka kaydını dikkate almaya devam ettiğini göstermektedir. İlerleyen süreçte TÜRKPATENT Yargıtay’ın kararı uyarınca karıştırılma ihtimali kapsamında tanınmış markalara ilişkin değerlendirmesini bütünüyle değiştirebilecektir.
PDF indir