Giriş
Geniş kapsamlı markalar, başvuru sahibinin kullanma niyetinin bulunmadığı, ihtiyaç duyulandan daha fazla mal ve hizmetleri kapsayan marka tescillerini ifade etmektedir. Ülkemizde, marka başvurusu aşamasında, mal ve hizmetlerin sayısına veya alt sınıf sayısına bakılmaksızın, yalnızca sınıf sayısına göre ücret ödenmesi ve markanın kullanıldığının veya ileride kullanılma niyeti olduğunun başvuru aşamasında belirtilmesi zorunluluğunun olmaması nedeniyle, geniş kapsamlı marka başvuruları sıklıkla yapılmaktadır.
Makalemizin ilk bölümünde, geniş kapsamlı markaların kötü niyetli olarak tescil edilmiş markalar olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu sebeple hükümsüz kılınmalarının mümkün olup olmadığı tartışılacaktır. Makalemizin ikinci bölümünde ise geniş kapsamlı markalardan doğan hakların kullanılmasının, hakkın kötüye kullanılması ve haksız rekabet çerçevesinde önlenmesinin mümkün olup olmadığı irdelenecektir.
I. Geniş Kapsamlı Markaların Hükümsüzlüğünün Kötü Niyet Bakımından Değerlendirilmesi
Öncelikle, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 25. maddesi uyarınca, Kanun’un 6. maddesinde sayılan hallerde markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilmekte olup, SMK’nın 6/9 maddesinde “kötü niyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir” denilmektedir. Dolayısıyla bir markanın kötü niyetle tescil ettirilmiş olması başlı başına bir hükümsüzlük nedenidir.
SMK’da kötü niyetli marka tescili kavramına ilişkin bir tanım bulunmamakla birlikte, genel olarak dürüstlük kuralına ve markanın varlık ve kullanılış amacına aykırı olan markalar, özellikle de kullanma niyeti olmaksızın yedekte tutmak, marka ticareti yapmak veya şantaj amacıyla yapılmış marka başvuruları kötü niyetli olarak değerlendirilmektedir.[1] Bununla birlikte, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (“ABAD”) da belirttiği üzere markanın kötü niyetli olup olmadığının incelenmesinde somut olayın bütün faktörlerinin dikkate alınması gerekmektedir.[2]
Doktrinde kötü niyetli marka türlerine verilen örneklerden bazıları engelleme ve tuzak markalarıdır. Engelleme markaları, bir başka kişi/şirket tarafından kullanılan bir markanın aynısının veya benzerinin bilerek, haklı olmayan nedenlerle ve sırf rakibini engellemek amacıyla tescil edildiği durumlarda ortaya çıkmaktadır[3]. Tuzak markalarında ise başvuru sahibinin markayı kullanma niyeti mevcut olmayıp, markasını baskı ve mali çıkarlar elde etmenin bir aracı olarak kullanmaktadır.[4]
Bu kapsamda, markasını kullanmadığı ya da kullanma niyetinde olmadığı mal ve hizmetler üzerinde geniş bir şekilde tescil ettirmiş olan marka sahibinin, engelleme veya tuzak kurma amacının da kanıtlanabildiği durumlarda, bu tür markaların kötü niyetle tescil edildiği kabul edilerek hükümsüz kılınması mümkün olabilir.
Örneğin marka sahibinin kendisinin faaliyet göstermediği ancak rakibinin faaliyet gösterdiği/göstereceği bazı mal ve hizmetler için, önceden rakibini engellemek, onun ilgili pazara girişini engellemek amacıyla kullanmadığı bu mal ve hizmetler üzerinde marka tescil ettirmiş olduğu durumlarda, marka sahibinin henüz başvuru anında bir kötü niyetinin olduğu ve dolayısıyla bu markanın kötü niyetli bir engelleme markası olduğu iddia edilebilir.
Yine, kullanmadığı mal ve hizmetler üzerinde markasını tescil ettiren marka sahibinin, o mal ve hizmetler üzerinde markasını tescil ettirmek/kullanmak isteyen kişilerden para tahsil etmeye çalışması, onları kendisiyle lisans sözleşmesi veya tek satıcılık sözleşmesi yapmaya zorlaması, ihtarname göndermesi vb. davranışları, bu markanın tescil aşamasında kötü niyetin bulunduğunu ve dolayısıyla markanın kötü niyetli bir tuzak markası olarak tescil edildiğini gösterebilir. Bu kapsamda örneğin, geniş kapsamlı marka tesciline sahip olan marka sahiplerinin, muvafakatname verme karşılığında başvuru sahiplerinden para talep etmesi de kötü niyetin bulunduğuna işaret edebilecektir. Bilindiği üzere SMK’nın 5/1 (ç) maddesinde aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği belirtilmekte, dolayısıyla marka sahiplerinin, kullanmadıkları mal ve hizmetler üzerinde tescil ettirmiş oldukları markalar, SMK’nın 5/1 (ç) maddesi uyarınca aynı markayı aynı mal ve hizmetler üzerinde tescil ettirmek isteyen üçüncü kişilere engel oluşturmaktadır. Ancak SMK’nın 5/3 maddesi uyarınca önceki marka sahibinin, başvurunun tesciline muvafakat ettiğini gösteren belgenin sunulması halinde başvuru 5/1 (ç) maddesine göre reddedilemeyecektir. Bu noktada, bazı geniş kapsamlı marka tesciline sahip olan marka sahiplerinin muvafakatname verme karşılığında yüksek bedeller talep etmesi, bu markaların tuzak markaları olarak tescil edildiği ihtimalini artıran bir husus olarak değerlendirilebilir. Öte yandan mutlak ret sebeplerine dayalı incelemeden geçip yayına çıkan marka başvuruları açısından da, önceki marka sahipleri geniş kapsamlı markalarına dayanarak bu başvuruların yayınına itiraz edebilmekte, başvuru sahiplerinin itirazın geri çekilmesi ve birlikte var olma yönündeki taleplerine karşılık ise yine yüksek miktarlarda para talep edebilmektedirler. Bu gibi durumların da yine itiraza dayanak yapılan kapsamı geniş markaların kötü niyetli bir tuzak markası olarak tescil edildiğini gösterebilecek durumlar olduğu söylenebilir.
Ancak marka sahibinin kötü niyetinin varlığını destekleyecek davranışlarının bulunmadığı durumlarda, salt kullanılmayan mal ve hizmetler üzerinde veya geniş bir mal ve hizmet listesi üzerinde tescil elde edilmiş olması marka sahibinin kötü niyetli olduğunu kanıtlamak için yeterli görülmemektedir ve hükümsüzlük sebebi olarak kabul edilmemektedir. Bu yönde, ABAD Genel Mahkemesi de 13.12.2012 tarihli T-136/11 sayılı kararında, 207/2009 sayılı Topluluk Marka Tüzüğünde ve mahkeme içtihatlarında mal ve hizmet listesinin uzunluğu nedeniyle marka başvurusunun kötü niyetli olduğu sonucuna varılmasına neden olacak bir dayanağın bulunmadığını, işletmelerin başvuru anında pazarlamakta olduğu mal ve hizmetler dışında ileride pazarlamayı planladıkları mal ve hizmetleri de tescil ettirmek istemesinin kural olarak meşru olduğunu, bunun çok sayıda işletmenin izlediği ve dürüst ticaret teamüllerinin dışında kalmayan bir yöntem olduğunu belirtmiştir.[5] Bununla birlikte aynı kararda, kullanma niyeti olmadan ve üçüncü bir kişinin pazara girişini engelleme amacıyla, geniş mal ve hizmetler üzerinde yapılan başvuruların kötü niyetli olarak görülebileceği belirtilmiştir.
Konuyla ilgili olarak ABAD’ın geçtiğimiz yıl verdiği C-371/18 sayılı 29.01.2020 tarihli yorum kararı da oldukça ilgi çekicidir. ABAD’ın önüne gelen ve İngiltere Yüksek Mahkemesi’nde görülen bu davaya konu olayda, esasen bir medya ve yayın kuruluşu olan Sky plc, bilgisayar yazılımı ve bulut teknolojisi sektöründe faaliyet gösteren SkyKick şirketine “Sky” markalarına dayanarak tecavüz davası açmış, buna karşı Skykick şirketi ise tecavüz iddiasına dayanak olan “Sky” markalarının hükümsüzlüğünü talep etmiştir. İngiltere Yüksek Mahkemesi, SkyKick şirketinin hükümsüzlük talebi ile ilgili olarak, bir markanın kullanım amacı olmadan bazı mal ve hizmetler üzerinde tescil edilmesinin kötü niyetli değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda ABAD’dan yorum talep etmiştir. Bunun üzerine ABAD, C-371/18 sayılı kararında, kapsadığı mal ve hizmetler bakımından kullanım niyeti olmaksızın tescil edilmiş markaların bazı hallerde kötü niyetli tescil edilmiş olarak değerlendirilebileceğini, başvuru sahibinin üçüncü kişilerin çıkarlarını dürüst teamüllere uygun olmayan biçimde baltalamak veya üçüncü bir kişiyi hedef almaksızın markanın işlevlerine uygun olmayan münhasır haklar elde etmek niyetinde olması halinde tescilin kötü niyetli yorumlanabileceğini belirtmiştir.[6] Yine ABAD söz konusu kararında, bir markayı esas işlevine uygun kullanma niyetinin bulunmaması, tescil başvurusunda yer alan mal ve hizmetlerin sadece bir bölümüne ilişkin ise tescil başvurusu sadece o mal ve hizmetlere ilişkin olarak kötü niyetli başvuru olacaktır şeklinde görüş bildirmiştir.
ABAD’ın bu yorum kararına paralel olarak İngiltere Yüksek Mahkemesi, Sky plc’nin marka başvurusunda bulunduğu sırada bu markaları bazı mal ve hizmetler üzerinde kullanma bakımından öngörülebilir bir olasılık bulunmadığını, Sky plc’nin ticari olarak haklı olup olmadığına bakılmaksızın markanın çok geniş bir şekilde korunmasını amaçlayan kasıtlı bir strateji doğrultusunda bu marka başvurularını yaptığını, yine Sky plc’nin bu marka başvurularını üçüncü kişilere karşı yasal bir silah olarak kullanmak üzere yaptığını belirterek, markaların kötü niyetle tescil edildiği sonucuna varmıştır. Bu nedenle Mahkeme, Sky plc’ye, ihlal iddiasına dayanak yaptığı markaların kapsamını sınırlandırması, yani aslında kullanım niyeti olmadan tescil ettirip SkyKick’e karşı kullanmaya çalıştığı mal ve hizmetler bakımından ihlal iddiasını geri çekmesi için süre vermiş ve verilen süre içerisinde Sky plc tarafından ilgili mal ve hizmetlere dayanan ihlal iddiası kısmen geri çekildiği için kötü niyetle tescil edildiği belirlenen mal ve hizmetler bakımından hükümsüzlük kararı verilmesine gerek kalmamıştır[7].
ABAD’ın bu yorum kararından hareketle, kullanma niyeti olmadan geniş bir mal ve hizmet listesi üzerinde tescil edilmiş markaların değerlendirilmesinde, marka sahiplerinin başvuru aşamasındaki niyetleri kadar, markadan doğan hakların kullanımı aşamasındaki niyet ve hedeflerinin ve somut olayın tüm özelliklerinin dikkate alınması gerektiği söylenebilecektir. Bu kapsamda, sahip olduğu geniş mal ve hizmet listesine dayanarak, dürüstlük ilkesine aykırı bir şekilde üçüncü kişilerin marka tescillerini ve kullanımlarını engellemeye yönelik eylemlerde bulunan marka sahiplerinin, üçüncü kişilerin çıkarlarını baltalama amacında olduğu veya markanın işlevine uygun olmayan münhasır haklar elde etme amacında olduğu ileri sürülerek, hükümsüzlük davası açılması mümkün olmalıdır.
II. Geniş Kapsamlı Markalardan Doğan Hakların Kullanılmasının, Hakkın Kötüye Kullanılması ve Haksız Rekabet Çerçevesinde Değerlendirilmesi
SMK’da marka sahibinin başvuru anındaki kötü niyeti bir itiraz ve hükümsüzlük sebebi olarak düzenlenmiş ise de, marka sahibinin markadan doğan talep ve dava haklarını kötüye kullandığı durumlara ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Medeni Kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasında “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır” denilmekte olup, bu maddede bahsedilen dürüstlük kuralı hukukun her alanında dikkate alınması gereken temel bir hukuk ilkesidir. Bu bağlamda marka sahiplerinin de markadan doğan haklarını dürüstlük kuralına uygun bir şekilde kullanmaları beklenmektedir. Medeni Kanun’un 2. maddesinin 2. fıkrasında da “Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” denilmekle, hakkın kötüye kullanılması yasağı getirilmiştir. Bir hakkın amacına aykırı olarak kullanılması dürüstlük kuralı ile bağdaşmaz ve böylece o hak kötüye kullanılmış olur.[8]
Hakkın kötüye kullanılmasının kanunen korunmaması her şeyden önce kötüye kullanılan hakka dayanan taleplerin veya savunmaların mahkemece dikkate alınmaması tarzında gerçekleşmektedir.[9] Bu bağlamda, markanın kötü niyetli kullanımı yani talep ve dava haklarının kötüye kullanılması davalı açısından bir itiraz teşkil etmekte olup, hâkim eğer şartlar oluşmuşsa marka sahibi davacının davasını hakkı kötüye kullanma gerekçesiyle Medeni Kanun’un 2. maddesinin 2. fıkrasındaki kurala aykırılık nedeniyle reddedebilecektir.[10]
Bu noktada belirtmek gerekir ki geniş kapsama sahip önceki tarihli markaların tescil tarihinden itibaren beş yıl geçmiş olması durumunda, bu markalara karşı SMK 9/1 ve 26/1(a) maddeleri uyarınca kullanmama sebebiyle iptal davası açılması veya SMK’nın 19/2 ve 29/2 maddeleri uyarınca yayına itiraz sürecinde veya açılan tecavüz davasında kullanmama def’inin ileri sürülmesi de mümkündür.
Ancak, marka sahiplerinin kullanmadıkları ve henüz tescil tarihinden itibaren 5 yılın dolmadığı, geniş mal ve hizmetler üzerinde tescilli markalarına dayanarak açtıkları tecavüz davalarında, kullanmama def’inin ileri sürülmesi mümkün olmamakla birlikte, davalı tarafından hakkın kötüye kullanıldığı savunmasının yapılması ve bu şekilde açılan tecavüz davalarının reddinin sağlanması mümkün olabilir. Zira bu tür durumlarda, marka sahibinin markasını tescil ettirdiği mal ve hizmetlerde kullanma niyeti hiçbir şekilde bulunmamasına rağmen dava, markasını bu mal ve hizmetlerde kullanan üçüncü kişilere yalnızca rahatsızlık vermek amacıyla açılmıştır veya dava belirli bir para karşılığında üçüncü kişilerin marka kullanımına izin verilmesini sağlamak üzere araç olarak kullanılmaktadır.
Bununla birlikte, geniş kapsamlı markaları olan marka sahiplerinin, marka haklarını kötüye kullandıkları durumlarda, özellikle de diğer marka sahiplerine seri ihtarnameler gönderdikleri, marka sahiplerini ve onların iş yaptıkları şirketleri, ceza şikâyeti, itiraz veya dava yoluyla baskı altına aldıkları durumlarda, marka sahiplerinin bu davranışları haksız rekabet hükümleri kapsamında da engellenebilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 54. maddesinin 2. fıkrasında “Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır” denilmektedir. Bu bağlamda, geniş kapsamlı marka sahiplerinin, hiç kullanmadıkları bu markalara dayanarak, diğer marka sahiplerine rahatsızlık vermek veya onlardan maddi bir menfaat sağlamak amacıyla hareket ettiği durumların dürüstlük kuralına uymadığı ve dolayısıyla haksız rekabet olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Zira marka sahiplerinin bu fiilleri dolayısıyla diğer marka sahipleri markalarını tescil ettirememekte, pazara girememekte, iş ortakları nezdinde itibarları kötü bir şekilde etkilenmekte ve dolayısıyla ticari faaliyetleri ve ekonomik menfaatleri de zarar görmektedir. Bu durumlarda marka sahiplerine karşı haksız rekabetin ve muarazanın men’i talepli davaların açılması, bu sayede marka sahiplerinin kötü niyetli bu eylemlerinin önlenmesi mümkün olabilir.
Nitekim Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 2009/14 E. 2014/327 K. sayılı 25.12.2014 tarihli kararına konu olayda da, davalının, tescilli markalarına dayanarak davacıya karşı açtığı tecavüz davası devam ederken, davacı ve davacının bayilerine karşı, kullanımların/satışların durdurulması yönünde çok sayıda ihtarname göndermesi, birçok ilde delil tespiti yaptırması, ceza şikâyetleri sonucunda baskınlar yaptırması gibi davranış ve beyanlarının bir bütün olarak hak arama özgürlüğünün ötesine geçtiği, maksadını aşacak düzeyde, haksız rekabet oluşturacak boyutta, hukuki yolların kötüye kullanılması niteliğinde olduğu belirtilerek, davalının davacının kullanımlarına karşı giriştiği şikayet ve hukuki takiplerin, beyan ve davranışların haksız rekabet oluşturduğunun tespitine, bu eylemlerinin men’ine, ortaya çıkan muarazanın bu şekilde giderilmesine ve manevi tazminata hükmedilmiştir. Söz konusu karar Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2015/9274 E. 2016/4550 K. sayılı 25.04.2016 tarihli kararıyla onanmış ve kesinleşmiştir.
Sonuç
Sonuç olarak kullanılma niyeti olmayan mal ve hizmetleri de içeren geniş kapsamlı markaların, marka sahiplerinin başvuru aşamasındaki niyetleri ile markadan doğan hakların kullanımı aşamasındaki niyet ve hedeflerinin ve somut olayın tüm özelliklerinin dikkate alınarak, kötü niyet sebebiyle hükümsüz kılınması mümkün olabileceği gibi, bu marka sahiplerinin üçüncü kişilere karşı başlattıkları fiillerin önlenmesi amacıyla hakkın kötüye kullanılması itirazının ileri sürülmesi veya haksız rekabet ve muarazanın men’i davalarının açılması değerlendirilebilecektir. Öte yandan, geniş kapsama sahip önceki tarihli markaların tescil tarihinden itibaren beş yıl geçmiş olması durumunda, bu markalara karşı kullanmama sebebiyle iptal davası açılması veya SMK’nın 19/2 ve 29/2 maddeleri uyarınca yayına itiraz sürecinde veya açılan tecavüz davasında kullanmama def’inin ileri sürülmesi de mümkündür. Fakat önceki tarihli markaların tescil tarihinden itibaren 5 yılın dolmadığı durumlarda, önceki tarihli geniş kapsamlı markalara karşı kötü niyetli olması gerekçesiyle hükümsüzlük davası açılması; marka sahibince başlatılan fiillerin önlenmesi amacıyla hakkın kötüye kullanılması itirazının ileri sürülmesi veya haksız rekabet ve muarazanın men’i davalarının açılması değerlendirilebilir.