2020 yılı Ocak ayı itibariyle 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu (“SMK”) üçüncü yılını doldururken, marka hukuku uygulaması geçtiğimiz yıl içerisinde de gelişimine devam etmiştir.
Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT” ya da “Kurum”) mutlak ret nedenleri bakımından yapılan incelemeye açıklık getirmek amacıyla bir kılavuz yayımlamış olup, nispi ret nedenleri bakımından yapılan incelemelere dair yeni bir kılavuzun da 2020 yılının ilk yarısında hazırlanması planlanmaktadır. Öte yandan, kullanmama savunmasının yapıldığı durumlarda TÜRKPATENT’in yayına itiraz ve karara itiraz aşamalarındaki kararları daha tahmin edilebilir hale gelmiştir. Ayrıca, TÜRKPATENT yakın zamanda tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını zorunlu kılan EPATS isimli yeni bir yazılım kullanmaya başlamıştır. Bu yazılımın, uygulayıcılara başvuruların takibi ve markaların dosya geçmişinin görüntülenmesi konusunda destek sağlaması beklenmektedir.
Uzun süren yargılama süreçleri nedeniyle SMK kapsamında karara bağlanan davaların birçoğu henüz İstinaf Mahkemelerine intikal etmemiş olduğundan, SMK ile getirilen yeni uygulamalar bakımından kılavuzluk edecek yerleşik İstinaf Mahkemesi içtihatları mevcut değildir. Diğer yandan, tecavüz davalarında öne sürülen kullanmama ve tescile dayalı kullanım savunması dâhil olmak üzere herhangi bir konuda belirsizlik taşımayan yeni uygulamalar ilk derece mahkemeleri tarafından layıkıyla uygulanmaktadır.
Bu belgede; sessiz kalma yoluyla hak kaybı ve tecavüz davalarında tescile dayalı kullanım savunması gibi SMK tarafından getirilen yeni uygulamalar ile, zayıf markaların koruma kapsamı ve jenerik markalar gibi SMK kapsamında değişmeyen veya benzer ele alınan güncel birtakım içtihatlara ilişkin konular ele alınmıştır.
Bu belgede aşağıdaki konu başlıkları ele alınmıştır:
- İhlal Davalarında Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı
- Zayıf Markaların Koruma Kapsamı
- TÜRKPATENT Kararlarının Yerindeliği İncelemesi
- Tecavüz Davalarında Tescile Dayalı Kullanım Savunması
- Markanın Jenerikleşmesi Sorunu
- Kullanmama Savunmasının Ceza Davalarındaki Etkisi
- Türkiye’de Renk Markası Tescili
- Türk Patent ve Marka Kurumu Yeni Marka İnceleme Kılavuzu
İhlal Davalarında Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı
Türk hukukunda, sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi; 6769 sayılı SMK yürürlüğe girinceye kadar pozitif bir hukuk kuralı olarak düzenlenmemekteydi. Ancak Yargıtay tarafından, somut olayın özellikleri, Türk Medeni Kanunu (“TMK”) madde 2’de düzenlenen genel dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı kapsamında değerlendirilerek uygulanmaya başlanmış ve sonrasında da yerleşik içtihat haline gelmişti.
Yargıtay’ın bu dönemde marka hakkını ihlal davalarında verdiği kararlar incelendiğinde sessiz kalma yoluyla hak kaybının, dürüstlük kuralı uyarınca ve hakkın kötüye kullanılması yasağı kapsamında öncelik hakkı sahibinin sonraki tescil veya kullanımdan haberdar olduktan sonra izlediği yol ve sergilediği tavrın, ihlal eden tarafın marka üzerindeki yatırımlarının yoğunluğunun, markayı ilgili sektörde tanıtmaya yönelik tanıtım faaliyetlerinin ağırlığının ve önceki hak sahibinin ihlalden ne kadar sürede haberdar olmasının beklenebileceği gibi hususların değerlendirildiği görülmektedir. Yargıtay, marka hakkını ihlal davalarında sessiz kalma yoluyla hak kaybı için kesin bir süre belirlemenin de mümkün olmadığı görüşündedir.
SMK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte madde 25/6 kapsamında sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesi marka hükümsüzlük davaları bakımından açık bir kural haline gelmiş olup bu hüküm; marka sahibinin sonraki tarihli bir markanın kullanımını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu kullanıma aralıksız beş yıl boyunca sessiz kaldığı durumda, anılan marka tescili kötü niyetli olmadığı sürece hükümsüzlüğünü talep edemeyeceğini düzenlemektedir.
SMK’nın ilgili hükmü yalnızca marka hükümsüzlük davalarına ilişkin olsa da; öğretide, kanunun yürürlüğe girmesinden önceki dönemde olduğu gibi sessiz kalma yoluyla hak kaybı ilkesinin marka hakkını ihlal davaları bakımından da uygulanmasının mümkün olduğu kabul edilmektedir. Sessiz kalma yoluyla hak kaybı süresinin ne olacağına ilişkin ise öğretide yer alan bir görüşe göre; marka ihlal davalarında açık bir düzenleme ve süreye ilişkin kesin bir kural bulunmadığı için, sessiz kalma süresi somut olayın özelliklerine göre, 5 yıldan az olabileceği gibi fazla da olabilir. Diğer bir görüşe göre ise sessiz kalma süresinin her somut olaya göre belirlenmesi gerekmekle birlikte bu sürenin marka hakkını ihlal davaları bakımından da her halükarda hükümsüzlük davalarında öngörülen 5 yıldan az olmaması gerekmektedir.
Yukarıdaki gelişmeler ve SMK’nın yürürlüğe girmesiyle marka hakkını ihlal davalarında sessiz kalma yoluyla hak kaybı süresinin Yargıtay tarafından ne şekilde ele alınacağı konusu önemli hale gelmiştir. Yargıtay’ın SMK’nın yürürlüğe girmesinden sonraki dönemde SMK’nın uygulanması suretiyle bu konuda vermiş olduğu bir karar bulunmamaktadır. Bu nedenle Yargıtay’ın SMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra açılan davalara ilişkin uygulamaya nasıl yön vereceği henüz bilinmemektedir.
Sessiz kalma ilkesi ile korunmak istenen hukuki menfaat dikkate alındığında; kanaatimizce, Yargıtay’ın marka hakkını ihlal davalarında, sessiz kalma süresinin dürüstlük kuralı ışığında somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmesine ilişkin önceki uygulamasını değiştirecek yeni bir durum bulunmamaktadır. Hükümsüzlük davaları için aranan 5 yıllık sürenin, marka hakkını ihlal davaları bakımından kesin bir süre olarak kabul edilmemesi gerektiği, sessiz kalma yoluyla hak kaybı için gereken sürenin 5 yıldan fazla olabileceği gibi az da olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle marka hakkı sahiplerine, özellikle ihlalden haberdar oldukları ve sessiz kalma halinin kolayca ileri sürülebileceği ve kanıtlanabileceği durumlarda, hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen kişilere karşı uzun süre sessiz kalmamalarını önerilmektedir.
Zayıf Markaların Koruma Kapsamı
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“MK’nın 4. maddesi uyarınca bir işaretin marka korumasından yararlanabilmesi için ayırt edici nitelikte olması gerekmektedir. Ayırt edicilik unsuru, markanın koruma kapsamının tespiti yönünden önem taşımaktadır ve bir markanın koruma kapsamı da markayı oluşturan unsur(lar)ın ayırt edicilik seviyesine paralel olarak birbirinden farklılaşmaktadır.
Ayırt edici olmayan ve ayırt ediciliği zayıf unsurlardan oluşan markalar “zayıf marka” olarak adlandırılmaktadır. Esasen “güçlü” ya da “zayıf” marka ayrımının kanunî bir dayanağı bulunmasa da, bu durum hem öğretide hem de yargı kararlarında markaya tanınacak korumanın kapsamının belirlenmesinde önemli bir ayırım olarak kabul edilmektedir.
Öğretide, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kararlarında genel kabul, zayıf markalara, ayırt ediciliği yüksek markaların aksine geniş bir koruma sağlanamayacağı yönündedir. Zayıf bir marka tescil ettiren kişi, o marka ile normal koşullarda karıştırılma ihtimali oluşturabilecek benzer işaretlerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına katlanmak durumundadır. Nitekim ayırt ediciliği düşük ibarelere yapılan bazı küçük eklemeler dahi bu ibareleri birbirlerinden farklılaştırabilmektedir ve marka olarak tescil edilmiş olsa bile ayırt ediciliği düşük bir işaret üzerinde bir kişiye geniş, mutlak bir hak tanınması mümkün değildir.
Konuyla ilgili olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 02.10.2013 tarihli önceki bir kararında mücevherlerle ilgili mal ve hizmetler için tescil edilmiş olan BLUEDIAMOND markasının önceki tarihli ve mücevherlerle ilgili mal ve hizmetleri kapsayan DIAMOND, DIAMOND MÜCEVHERAT ve NACI DIAMOND markaları ile karıştırılma ihtimali yaratabileceği gerekçesiyle hükümsüz kılınmasına karar vermiştir. Davalının iddialarını da değerlendiren ve “Diamond” ibaresinin mücevherlerle ilgili mal ve hizmetler için düşük bir ayırt edicilik düzeyine sahip olduğunu tespit eden Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, markaların birbirinden yeteri kadar farklı olmadığını kabul etmiş ve bir markanın hükümsüzlük davası sonucunda verilen kesinleşmiş bir hükümsüzlük kararı ile hükümsüz kılınmadıkça, sahibine tüm yasal hakları sağlayacağına hükmetmiştir. Hukuk Genel Kurulu’nun bu önceki yaklaşımına göre, marka sahibi markalarının tescilinden doğan tüm yasal haklarını kullanma hakkına sahip olacak ve bu işaretin tanımlayıcı veya zayıf olması nedeniyle bu tür bir kullanımdan alıkonamayacaktır. Hukuk Genel Kurulu’nun bu yaklaşımı, herhangi bir şekilde marka olarak tescil edilmeleri durumunda tanımlayıcı ibareler ve jenerik adlar üzerinde mutlak bir hak tanınmasına yol açacak nitelikte olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.
Yargıtay’ın son dönemde verdiği kararlar incelendiğinde ise farklı bir yaklaşım sergilemekte olduğu ve tanımlayıcı ifadeler içeren markaların karıştırılma ihtimalinin değerlendirilmesine ilişkin temel ilkeleri belirleyen birçok karar verdiği için, bu yeni yaklaşımın yerleşik uygulama haline geldiği görülmektedir. Nitekim, Yargıtay 2015 tarihli bir kararında, “zayıf markaların koruma kapsamı daha dar olmalıdır. …Özetle; tekel altına alınmasına izin verilmeyen tasviri ve vasıf bildirici sözcüklerden esinlenilerek oluşturulan markalar baştan itibaren zayıf marka konumundadırlar. Bu tür markalar arasındaki iltibas tehlikesi, yapılacak küçük bir değişiklik ile bertaraf edilebilir.” ifadelerine yer vermiştir. Yargıtay 2017 tarihli bir kararında “tekel altına alınmasına izin verilmeyen tasviri ve vasıf bildirici sözcüklerden esinlenerek oluşturulan markaların baştan itibaren zayıf marka konumunda olduğu” ifadelerine yer vererek bu konudaki görüşünü bir kez daha ifade etmiştir.
Yine Yargıtay, 34. sınıftaki malları kapsayan “CHESTERFIELD BLUE LINE” ve “BLUE LINE” markalarına ilişkin, 18 Aralık 2019 tarihli güncel bir kararında aynı yöndeki görüşünü tekrarlamıştır. Nitekim, bu dosyada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi “başvuru kapsamındaki 34. sınıfta yer alan ürünlerin tüketicisinin dikkat ve özen düzeyi yüksek olduğu gibi dilimizde sıklıkla kullanılan ve mavi çizgi anlamına gelen "BLUE LINE" ibaresinin ayırt edici gücünün düşük bulunduğu, her ne kadar tescilli olduğu için redde mesnet markanın korunması gerekmekte ise de ayırt edici gücü zayıf bir ibareyi tescil ettiren kişinin bunun sonuçlarına katlanmasının tabii olduğu, somut olayda da dava konusu başvuruda farklı olarak yer verilen "CHESTERFILED" ibaresinin başvuruya yeterli ayırt ediciliği kattığı” gerekçesiyle markaların halk arasında karıştırılma ihtimali yaratacak derecede benzer olmadığına karar vermiştir. Yargıtay ise bu kararı "BLUE LINE" ibaresinin tütün ve tütün mamullerinde tanımlayıcı nitelikte olduğunun anlaşılmasına göre… Bölge Adliye Mahkemesi'nce esastan reddine ilişkin kararın usul ve Yasa'ya uygun olduğu kanısına varıldığından...” gerekçesi ile onamıştır.
Yargıtay’ın bu yaklaşımı ABAD ve EUIPO kararlarıyla aynı doğrultuda olup, zayıf markalara tanınan korumanın kapsamı daha dar olmalıdır. Markaların ayırt ediciliği düşük bir unsuru ortak olarak içermesi durumunda karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde ortak olmayan unsurların benzerliğe ve marka bütününe olan etkisinin her somut olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.
TÜRKPATENT Kararlarının Yerindeliği İncelemesi
TÜRKPATENT kararlarının yerindeliğinin değerlendirilmesi, Türk Marka Hukuku kapsamında her zaman tartışmalı bir konu olmuştur. Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nin yakın tarihte verdiği ve Yargıtay kararı karşısında önceki kararında direndiği bir karar, bu konuyu aydınlatan dikkate değer bir emsal teşkil etmektedir.
Önceki tarihli (aynı zamanda üzerlerinde TÜRKPATENT sicilinde tanınmışlık kaydı da bulunan) markaların sahibi, sonraki tarihte yapılan ve önceki markalar ile karıştırılma ihtimali bulunan bir marka başvurusuna itirazda bulunmuştur.
TÜRKPATENT itirazı nihai olarak reddetmiş ve başvurunun tesciline karar vermiştir. İtiraz sahibi, TÜRKPATENT’in kararına karşı iptal davası açmıştır. Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, TÜRKPATENT’le aynı yönde karar vermiş ve davayı reddetmiştir. Gerekçesinde ise her ne kadar başvuru sahibinin önceki markaları kullanılmama nedeni ile (geçmişe etkili olarak) hükümsüz kılınmış olsa da, TÜRKPATENT itirazı değerlendirirken söz konusu markaların hala tescilli olduğunu ve bu nedenle de başvuru sahibinin kazanılmış hakkı kapsamında dikkate alınmaları gerektiğini belirtmiştir.
İtiraz sahibi, söz konusu yerel Mahkeme kararını temyiz etmiştir. Yargıtay, itiraz sahibinin gerekçelerini yerinde bulmuş ve itiraz sahibi TÜRKPATENT nezdinde yapılan itiraz sürecinde, her ne kadar başvuru sahibinin önceki tarihli markalarının hükümsüz kılınmış olduğunu iddia etmişse de, Markalar Dairesi’nin söz konusu hükümsüzlük davaları ile ilgili taraflardan ek bilgi ve belge istemeden itirazı kesin olarak reddettiğini belirterek kararı bozmuştur.
Yargıtay’ın bozma kararından sonra, dava yerel Mahkeme nezdinde tekrar görülmüştür. Sonuç olarak, Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi (başvurucu yararına olan) ilk kararında direnmiş ve Yargıtay’ın bozma ilamına uymamıştır. Yerel Mahkeme, başvuru sahibinin önceki markalarının TÜRKPATENT kararının verildiği tarihte hala geçerli olduğunu ve bu nedenle, markalar sonradan (TÜRKPATENT’in dava konusu kararından önceki bir tarihe etkili olarak) hükümsüz kılınmışsa da TÜRKPATENT’in bu markaları da değerlendirmesinde dikkate almakta haklı olduğunu belirtmiştir. Yerel Mahkeme, TÜRKPATENT’in Mahkeme kararlarını beklemek ve/veya bu konuda taraflardan bilgi istemek zorunda olmadığını da eklemiştir.
Bu kararla birlikte, Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi, TÜRKPATENT kararlarının yerindeliği değerlendirilirken kararın verildiği tarihteki şartlara göre ve bunlarla sınırlı olarak değerlendirilme yapılmasının gerektiğini belirtmiştir. Bu, dayanak olarak gösterilen markalarla ilgili olarak özünde bu markaların geçerliliğini tümüyle etkileyecek olsa da, TÜRKPATENT’in görülmekte olan davaların sonuçlarını bekleme ya da davaların durumunu araştırma gibi bir yükümlüğünün olmadığı anlamına gelmektedir.
Yerel Mahkeme’nin bu kararı henüz kesin değildir ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından uyuşmazlık hakkında nihai kararın verilmesi için incelenecektir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilecek olan nihai karar, bu birim verilen kararların yeknesaklığını temin etmek ve Yargıtay’ın farklı daireleri arasında yaşanan uyuşmazlıkları gidermekle yükümlü olduğundan ve yerel Mahkeme kararı kanun yolları tükenmeden tek başına bağlayıcı olmadığından, büyük bir önem arz etmektedir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararını verinceye kadar, TÜRKPATENT’in uygulamalarının aynı şekilde devam edeceğini ve kararlarını verirken taraflardan söz konusu markaların geçerlilik durumları ile ilgili ek bilgi istemeden, kararı verdiği tarihteki şartları dikkate alarak karar vereceğini düşünmekteyiz.
Yargıtay’ın bozma kararındaki yaklaşımını göz önüne alarak, bir markanın hükümsüzlüğüne dair sonuçlanmış Mahkeme kararının ilgili markanın sicilden silinmesini sağlamak amacıyla gecikmeksizin TÜRKPATENT’e sunulması yerinde olacaktır. Zira aslında marka geçerliliğini kaybetmiş olsa dahi, sicil kayıtlarında varlığını sürdürmeye devam ettiği somut olaydaki gibi, TÜRKPATENT’deki kayıtlar kurum kararlarının yerindeliği bakımından kritik öneme sahip olabilmektedir.
Tecavüz Davalarında Tescile Dayalı Kullanım Savunması
10 Ocak 2017 tarihinde 6769 sayılı SMK’nın yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkan Marka KHK’sı dönemindeki yerleşik Yargıtay içtihadına göre, daha eski tarihli bir markaya iltibas ve tecavüz yaratıp yaratmasına bakılmaksızın, bir kullanımının tescilli bir marka hakkına dayanması halinde, bu kullanımın tecavüz yaratmadığı kabul edilmekteydi.
Bu içtihadın sonucu olarak, tescilli marka hakkına dayanan bir kullanım marka sahibine mutlak bir koruma, bir bağışıklık sağlamakta, dolayısı ile tescilli hakka dayanan kullanımlar aleyhine ihtiyati tedbir alınamamakta ve açılmış olan tecavüz davaları reddedilmekteydi. Daha eski tarihli marka sahibinin, öncelikle sonraki tarihli marka tescilini bir hükümsüzlük ya da iptal davası ile sicilden terkin ettirmesi, ancak daha sonra marka hakkına tecavüz davasını açması gerekmekte – ve bu halde dahi tescilin geçerli olduğu dönemdeki zararlarının tazminini sağlayamamaktaydı.
Tescilli markaya dayanan bu “hak”, marka tescilinin kötü niyetle kullanılmasına yol açmakta olduğu için sıklıkla eleştirilmekteydi. Açık bir biçimde tecavüze sebebiyet veren bir kullanım dahi, süresinde itiraz edilmemekle bir şekilde bir marka tesciline konu edilebilmişse, bu mütecaviz ve hatta kötü niyetli kullanımlar hukuken koruma altına alınmış oluyordu.
SMK’nın yürürlüğe girmesiyle beraber, Yargıtay içtihatlarıyla oluşturulan “Tescilli bir markanın kullanımı tecavüz teşkil etmez.” prensibi de ortadan kalkmıştır. SMK’nın 155. maddesi “Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınaî mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” hükmünü haiz olup, bir markanın tescilli olmasının önceki hak sahiplerinin açtığı tecavüz davasında bir savunma olarak ileri sürülemeyeceğini açıkça hüküm altına almıştır.
SMK ile getirilen bu düzenleme genel anlamda çok olumlu karşılanmıştır. İlk döneminde, ihtisaslaşmış fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri dahil, ilk derece mahkemeleri hükmün uygulanması konusunda biraz çekingen davranmakla birlikte İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi 2018 tarihli bu konudaki ilk kararında önündeki uyuşmazlık konusuna SMK’nın 155. maddesini açıkça uygulamış ve sonraki tarihli tescilli mütecaviz markanın kullanımının tedbiren önlenmesine karar vermiştir. Son dönemde bu yönde daha sıklıkla kararlar verildiği, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ihtisas mahkemelerinde uygulamanın netleştiği görülmektedir.
Özetle, SMK’nın 155. maddesi kapsamındaki düzenleme ile artık tescilli marka ya da sair hakların daha önceki tarihli haklara karşı bir savunma olarak ileri sürülemeyecek ve hakka bile dayansa, kullanımlar engellenebilecektir.
Öte yandan bu düzenleme ile, marka tescili ile elde edildiğine inanılan mutlak korumanın da artık ortadan kalkmış olduğunu belirtmek gerekir. Yani, bir marka itiraz süresinde hiçbir sorun ile karşılaşmamış ve sahibi tarafından iyi niyetle tescil edilmiş olsa da, markanın kullanımının daha eski tarihli bir markaya tecavüz yarattığı iddiası söz konusu olabilecek, markanın hükümsüzlüğü ya da iptali söz konusu olmadan, kullanımlar ihtiyati tedbir talebine ve tecavüz davalarına konu olabilecektir.
Dolayısı ile, SMK m. 155 mütecaviz ve özellikle kötüniyetli tescillere karşı ortaya kabul gören bir çözüm koymuş olsa da, ülkemizde uzun senelerdir kabul görmüş olan, marka tescilinin mutlak bir kullanım hakkı sağladığı ve tescile dayanan kullanımların koruma altında olduğu şeklindeki güvenlik duygusunu da ortadan kaldırmıştır. Artık bir marka seçilirken ve başvurusu yaparken eskisinden daha titiz bir inceleme yapılması, önceki tarihli benzer markaların tespitine yarayan “tescil edilebilirlik araştırması”na başvurulması ve benzer markaların tespiti halinde kullanım başlamadan hukuki görüş alınması artık eskisinden daha da önemli bir hale gelmiştir.
Markanın Jenerikleşmesi Sorunu
Mülga 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (“KHK”) 42/1(d) maddesi, bir markanın, marka sahibinin davranışları nedeniyle tescil ettirildiği mal veya hizmetler için yaygın ad haline gelmesi durumunda, markaya karşı hükümsüzlük davası açılabileceğini düzenlemiştir.
Aynı madde, 6769 sayılı SMK’nın 26/1(b) maddesinde, farklı bir ifade kullanılarak ve hükümsüzlük yerine iptal sebeplerine dayanak oluşturacak şekilde yer almıştır. Madde 26/1(b) uyarınca TÜRKPATENT, marka sahibinin fiilleri nedeniyle veya gerekli önlemleri almaması sonucunda markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler açısından yaygın bir ad haline gelmesi durumunda, talep üzerine markanın iptaline karar verebilecektir. TÜRKPATENT’in iptal yetkisi, SMK’nın 192. maddesi uyarınca 10.01.2024 tarihine kadar Mahkemeler tarafından kullanılacaktır.
SMK, 556 Sayılı KHK’da açık bir ifadeyle tanımlanmamış olan marka sahibinin “davranışları”nı, bu davranışların hem fiiller şeklindeki aktif davranışlar hem de gerekli önlemleri almama şeklindeki pasif davranışlar olabileceğini belirterek açıklığa kavuşturmuştur.
KHK yürürlükteyken görülen bir hükümsüzlük davasında, başvuru sahibinin davranışlarından ne anlaşılacağı 15 Kasım 2014 tarihli bir Yargıtay kararında açıklanmıştır (Yargıtay 11. HD, 2014/5775 E., 2014/15593 K. sayılı kararı).
Yargıtay kararında ilk olarak, marka jenerik ad haline gelmiş olsa bile markanın jenerikleşme nedeniyle hükümsüz kılınabilmesi için jenerikleşmenin, marka sahibinin fiillerinden veya gerekli önlemleri almadaki ihmalinden kaynaklanması gerektiği yönündeki genel ilkeyi kabul etmiş ve dosyayı, yeniden yargılama yapılması için ilk derece mahkemesine geri göndermiştir.
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, marka sahibi tarafından sunulan her delili değerlendirerek, tartışarak ve yeni bir bilirkişi raporu alarak yeni bir karar vermiştir. Sonuç itibariyle Mahkeme, markanın jenerik ad haline geldiğine fakat marka sahibinin, markasının jenerikleşme nedeniyle hükümsüz kılınmasını engellemek amacıyla gerekli önlemleri aldığına karar vermiştir.
Yargıtay’ın kararı, bir markanın jenerikleşme nedeniyle hükümsüz kılınmasının, bu jenerikleşmenin yalnızca marka sahibinin fiilleri veya gerekli önlemleri almaması sonucunda gerçekleşmesi durumunda mümkün olacağı yönündeki ilkeyi vurgulamaktadır. Bu durumu belirlemek için Yargıtay, Mahkemelerin ilk olarak her iki tarafça getirilen delil ve bilgiler ile dosya kapsamında alınan bilirkişi raporlarındaki tespitlerin karara varmak için yeterli olduğundan emin olmaları ve sonrasında bilirkişi raporlarındaki bulguları, delilleri ve bilgileri derinlemesine incelemeleri gerektiğini belirtmiştir.
Karar, bir marka sahibinin, markasının ürün adı olarak olası kullanımlarına karşı dikkatli olması, böylesi kullanımlar hakkında bilgilendirildiğinde bu kullanımlara karşı hukuki süreçleri başlatması ve markasının yaygın ad haline geldiği gerekçesiyle Mahkeme tarafından iptal edilmesinin önüne geçmek için gerçekleştirdiği hukuki eylemlerin kayıtlarını tutması gerektiğini göstermektedir.
Bu kararlar, SMK’nın 26/1(b) maddesi ile mülga kararnamenin ilgili hükmü benzer olduklarından, bu maddenin yorumlanmasında da yol gösterici niteliktedir.
Kullanmama Savunmasının Ceza Davalarındaki Etkisi
SMK’nın 7. maddesi uyarınca bu kanunla sağlanan marka koruması tescil yoluyla elde edilmektedir. Ancak tescil, bir marka hakkı sahibinin o markadan doğan haklarını korumak ve gerektiğinde üçüncü kişilere karşı ileri sürebilmek için gerekli olmakla birlikte, her zaman tek başına yeterli değildir.
Nitekim SMK’nın 9. maddesi uyarınca, tescilli olan bir markanın, tescil edildiği mallar ve/veya hizmetler üzerinde Türkiye’de ciddi şekilde kullanılması gerekmektedir. Ancak markanın, tescil edildiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde ciddi şekilde kullanılmaması veya kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilmesi halinde, bu markanın iptali gündeme gelebilecektir.
SMK’da aranan bu kullanım şartına bağlı olarak, SMK’nın 19/2 maddesinde, SMK’nın 6/1 maddesine dayanılarak yapılan itirazlarda, itiraza gerekçe gösterilen markanın en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraza dayanak gösterilen mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğunun ispat edilmesinin talep edilebileceği düzenlenmiştir. SMK’nın 25/7 maddesi ve 29/2 maddesi uyarınca ise, SMK’nın 19/2 maddesinde yer alan kullanmama savunmasının eğer şartları varsa hükümsüzlük ve tecavüz davalarında da ileri sürülebileceği hüküm altına alınmıştır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, kullanmama savunmasının yalnızca yayıma itiraz sürecinde ve hükümsüzlük veya tecavüz davalarında, kanunda aranan şartların varlığı halinde ileri sürülebileceğidir. Öte yandan, kullanmama savunmasını marka hakkına tecavüz iddiasına dayanan hukuk ve ceza davaları açısından ise ikili bir ayrıma tabi tutmak gerekmektedir. Zira SMK’nın “Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller” başlıklı 29. maddesinin 2. fıkrasında, “19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.” denilerek kullanmama savunmasının marka hakkına tecavüz iddiasına dayanan hukuk davalarında def’i olarak öne sürülebileceği açıkça kabul edilmiş iken, SMK’nın “Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler” başlıklı 30. maddesinde bu yönde herhangi bir hüküm yer almamaktadır.
Bu nedenle, uygulamada “markanın kullanılmamasının hukuka uygunluk nedenlerinden biri olup olmadığı ve bunun ceza mahkemeleri tarafından re’sen değerlendirilip değerlendirilemeyeceği” sorunu gündeme gelmiş ve bu konuda farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bir görüşe göre, ihlal edilen markanın iptal koşullarının oluşması nedeniyle açılmış bir iptal davası varsa bu davanın sonucunun ceza mahkemesi tarafından beklenmesi gerekmektedir. Bir diğer görüşe göre ise, marka suça konu emtia veya hizmette beş yıl boyunca kullanılmamış ise marka hakkına tecavüz nedeniyle yürütülen soruşturmada veya açılan davada fail bu yönde bir savunma yapar ve kullanmama durumu kanıtlanırsa failin eylemi hukuka uygun hale gelecektir. İptal davası için ilgililere süre verilmesine ve bunun sonucunun beklenmesine gerek yoktur.
Güncel bir davada, mahkeme tarafından katılan şirkete ait marka TÜRKPATENT nezdinde dava konusu ürünler bakımından tescilli ise de, marka beş yıldan uzun süredir tescilli olup Türkiye’de dava konusu ürünler bakımından son beş yıl içerisinde kesintisiz bir kullanımı bulunmadığı için bu hususun ceza mahkemesi tarafından re’sen nazara alınacağı ve marka hakkına tecavüz suçunun koşullarının oluşmayacağı ancak ürünlerin taklit olması nedeniyle haksız rekabet hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
Bu noktada öncelikle belirtilmesi gereken husus, kullanmama savunmasının SMK’da açıkça “def’i” olarak düzenlenmiş olduğudur. Ancak yukarıda anılan olayda ceza mahkemesinin adeta bir hukuk mahkemesi gibi markanın kullanılıp kullanılmadığı konusunda değerlendirme yapması, kullanmama savunmasını def’i değil, itiraz gibi dikkate alması, markanın iptal koşullarının oluştuğu ve iptal kararının verilmesine de gerek olmaksızın bunun bir hukuka uygunluk nedeni olduğu kanaatiyle marka hakkına tecavüz suçunun koşullarının oluşmadığını ifade etmesi kanaatimizce hatalı olmuştur.
Zira itirazdan farklı olarak, def’i bir hak olduğu için sadece hak sahibi tarafından ileri sürülebilir; ileri sürülmediği sürece hakim tarafından re’sen dikkate alınamaz; bir hakkı sona erdirmez ve sadece onun ifasını engeller. Kullanmama savunması SMK’nın açık düzenlemesi sonucunda marka hakkına tecavüz iddiasına dayalı hukuk davalarında belirli şartlar altında ilgili tarafça def’i olarak ileri sürülebilecek olan bir husus olup, ceza davaları bakımından soruşturma veya kovuşturma aşamasında ileri sürülebilecek bir husus olmadığı gibi, savcı veya ceza mahkemesi tarafından re’sen dikkate alınabilmesi de mümkün olmamalıdır.
Aksi yorumlar kanun koyucunun iradesini aşmaktadır. Nitekim SMK’nın 25/7 maddesi ve 29/2 maddesi uyarınca, SMK’nın 19/2 maddesinde yer alan kullanmama savunmasının eğer şartları varsa hükümsüzlük ve tecavüz davalarında da ileri sürülebileceği açıkça düzenlenmiştir. SMK’nın 30. maddesinde herhangi bir atıf bulunmadığından bu savunmanın ceza davalarında dikkate alınmaması gerekmektedir.
Öte yandan, ceza davasını etkileyecek bir iptal davası bulunması durumunda, marka hakkında geçmiş yönelik iptal kararı verilmesi söz konusu fiili marka hakkına tecavüz suçu olmaktan çıkarabilecek nitelikte olduğundan, bu hususun ceza mahkemesi tarafından bekletici mesele yapılması isabetli olacaktır.
Türkiye’de Renk Markası Tescili
10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı SMK ile getirilen başlıca değişikliklerden bir tanesi geleneksel olmayan markaların ve bilhassa renk markalarının tesciline ilişkindir. SMK öncesinde de uygulamada renk markalarının tescili mümkün olmakla birlikte, başvuru formunda başvurunun renk markası için yapılmış olduğu ve uluslararası alanda tanınan renk kodunun belirtilmesi mümkün değildi. Dolayısı ile renk kodu ancak ayrı bir dilekçe ile sunulabiliyor, başvurusunun/tescilin renk markası için yapılmış olduğu kayıtlarında özel olarak belirtilmiyor, bu markalar kayıtlarda “şekil markaları” olarak nitelendiriliyordu. Bu durum uygulamada karışıklıklara yol açmakta ve markanın renk markası olduğu ancak ihtilafa düşülmesi durumunda başvuru sahibi tarafından iddia edilebilmekteydi.
SMK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte, geleneksel olmayan markalar ve aynı zamanda renk markalarına ilişkin uygulamalar değişmiş ve Pantone kodu belirtilerek başvurunun renk markası için yapıldığının başvuru formunda belirtilmesi mümkün hale gelmiştir.
Buna göre, bu tür başvurularda başvurunun renk markası için yapıldığı ve Pantone kodu (kodları) formda açıkça belirtilmeli ve tescil edilmek istenen renk marka örneği için ayrılmış olan alanda gösterilmelidir. Marka örneği için ayrılan alanın hiçbir şekilde beyaz boşluklar bırakılmadan tam olarak doldurulması ve çerçevelenmemiş olması gerekmektedir.
Renk markalarının ayırtediciliğine ilişkin yapılan değerlendirmenin “Tek renkten oluşan markalar” için farklı, “Renk kombinasyonundan oluşan markalar” için farklı şekilde yapılması gerekir.
Birden fazla rengin bileşiminden oluşan markalar ile kıyaslandığında tek renkten oluşan markaların ayırt ediciliğinin daha düşük olduğu kabul edilmektedir. Bu bakımdan, Kurum’un önceki uygulamaları ile benzer şekilde, çoğunlukla bu tür markaların kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmış olduğunun yeterli delille ispatlanması gerekmektedir. Bununla birlikte, geleneksel markalara ilişkin olarak kabul edilene benzer bir yaklaşımla; sektörde yaygın olarak kullanıldıkları durumlarda veya markanın kullanıldığı mallar/hizmetler bakımından tanımlayıcı oldukları durumlarda (Örneğin limon aromalı ürünleri çağrıştıran “sarı” renk veya nane aromaları ürünleri çağrıştıran “yeşil” renk), renklerin sıklıkla belirtilen mallar/hizmetler bakımından tanımlayıcı oldukları kabul edilmektedir.
Ayrıca, Marka İnceleme Kılavuzu’nda belirtildiği üzere; “renkler üzerinde geniş bir tekel hakkı verilmesi dengeli bir rekabet sistemi ile bağdaşmayacaktır. Çünkü bu durum, tek bir işletme için haksız bir rekabet üstünlüğü yaratma etkisine sahiptir. Bu nedenle rengin tescile konu edilen mal/hizmetlerle aynı türde mal/hizmetler için diğer işletmeler tarafından kullanımının haksız yere kısıtlanmaması açısından kamu yararı gözetilmelidir.”
Belirtilenler doğrultusunda, Türkiye’de Kurum nezdinde tek bir renk için başvuruda bulunmak mümkün olsa da, önceki uygulamaya benzer şekilde bu tür başvurular genellikle TÜRKPATENT tarafından re’sen reddedilmekte ve ayırtedicilik kazandıkları yeterli kanıtla ispat edilmediği sürece, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi nezdinde yapılan itiraz sonucunda başarılı olunması da zor olmaktadır.
Renk bileşiminden oluşan markalara ilişkin olarak ise; bu tür markaların ayırt edici olup olmadıkları belirlenirken; Renk bileşiminin ilgili mal ya da hizmetler için ilgili sektörde yaygın kullanımının bulunup bulunmadığı; ilgili mal ya da hizmetler için işlevsel bir niteliğinin bulunup bulunmadığı; renklerin sadece dekoratif birer unsur olarak algılanıp algılanmadığı ürünün kaynağını gösterme niteliği açısından ilgili tüketici kitlesi üzerinde ilk bakışta bıraktığı etki ve izlenim.[1] göz önünde bulundurulmaktadır.
Yukarıda sayılanlara ek olarak; zorunlu olmamakla birlikte, başvuru sahiplerine renk bileşimini oluşturan renklerin yerleşimi ve dağılım oranını da belirtmeleri tavsiye edilmektedir. Açıklamalar gösterimle uyuşmalı ve koruma kapsamı yalnızca gösterim yoluyla belirlendiği için koruma kapsamını aşmamalıdır.
Renk markalarına ilişkin olarak getirilen ve tescil edilebilirlik şartlarının daha net bir şekilde belirlenmiş olduğu yukarıdaki değişikliklerle birlikte işletmelerin, markalarının ürün ve hizmetlerinin görsel ayırt ediciliğini ve akılda kalıcılığını güçlendirmek amacıyla kullanmakta oldukları renkler için yeni başvurular yaptığı ve buna bağlı olarak SMK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte Kurum nezdinde renk markaları için yapılan başvuruların sayısının arttığı gözlemlenmektedir.
Türk Patent ve Marka Kurumu Yeni Marka İnceleme Kılavuzu
TÜRKPATENT 30 Eylül 2019 tarihinde Yeni Marka İnceleme Kılavuzunu (“Kılavuz”) yayınladı. Kılavuz, 2017 yılında yürürlüğe giren SMK kapsamında, marka başvurularının mutlak ret sebepleri dahilinde incelenmesi kriterlerini açıklamaktadır.
Kılavuz, 2011'den bu yana yürürlükte olan bir önceki kılavuzu güncellemeyi, SMK’da belirtilen mutlak ret gerekçelerini netleştirmeyi ve Kurum kararlarının yeknesaklığını sağlamayı amaçlamaktadır.
Kılavuz, Kurum ve Mahkeme kararlarını ve ayrıca AB'deki son gelişmeleri içeren çok sayıda örnek içermektedir. Özellikle tanımlayıcılık ile ilgili Madde 5/1(c) ve önceki tarihli marka veya marka başvurusu ile ayırt edilemeyecek derecede benzerliği düzenleyen Madde 5/1(ç) birçok örnek verilmek suretiyle tartışılmıştır.
Kılavuz çok sayıda detay ve örnek içermekle birlikte, önemli noktalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
- Markaların sicilde gösterilmesiyle ile ilgili olarak, sicilde grafik gösterin şartı kaldırıldığı için ses markası başvuruları kapsamında video ve ses kayıtlarının yüklenmesinin yeterli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca, renk markaları açısından, ilgili renk örneği bölümünün tamamen doldurulması ve “Pantone” renk kodunun mutlaka belirtilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
- “Tanımlayıcılık” ve “ayırt edicilik” ile ilgili olarak, marka başvurularının değerlendirilmesi esnasında dikkate alınacak temel kriterler açıklanmış ve i) tescil başvurusu yapılan markanın, başvuru kapsamındaki mal ve hizmetler ile beraber değerlendirilmesi gerektiği, ii) başvurunun bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, iii) hedef tüketicilerin algısının da değerlendirme kapsamında göz önüne alınması gerektiği vurgulanmıştır.
- Ek olarak Kılavuz, kelime markaları, sloganlar, şekil markası, renk markaları, renk kombinasyonu markaları, ses markaları, hareket markaları ve INN içeren markalar da dahil olmak üzere diğer markalar hakkında örnekler içermektedir.
- Önceki tarihli marka veya marka başvurusu ile ayniyet derecesinde benzerlik ile ilgili olarak, aynı veya ayırt edilemeyecek derece benzer olan markalar için Kurum tarafından re’sen değerlendirme yapılacağı belirtilmiş, i) eğer başvuru iki kelimeden oluşan bir kombinasyon markası ise bunların yarattığı genel izlenimin dikkate alınacağı, ii) eğer başvuru iki kelimeden oluşan bir kombinasyon markası ise ancak bu kelimelerden biri tanımlayıcı ise, değerlendirmenin ayırt edici unsurlar üzerinden yapılacağı iii) korumanın kapsamı belirlenirken markaların ayırt edicilik seviyelerinin düşük-orta-yüksek şeklinde belirlenip buna göre değerlendirme yapılması gerektiği vurgulanmıştır.
- Markaların ayniyet derecesinde benzerliği noktasında OPTİMUM, GLOBAL, STAR, BY, THE, MY, GROUP, EURO, PLUS, SMART, EXTRA, PURE, SOFT, LIFE gibi kelime unsuru içeren markalara dair örnekler verilmiştir.
Kılavuz’un yayımının ardından geçen kısa sürede, Kılavuz’un uygulamanın şekillenmesine ve Kurum’un kararlarının, özellikle Yeniden İnceleme Kurulu nezdinde yeknesaklığın sağlanmasına katkısı olduğu gözlemlenmektedir. Kurum şu an Kılavuz’un ikinci kısmını oluşturacak olan marka tescilinde nispi ret nedenleriyle ilgili bölüm üzerinde çalışmaktadır ve ilgili bölümün yayınının 2020’nin ikinci ya da üçüncü çeyreğinde yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu ikinci kılavuzun da hem uygulayıcılara hem de yetkili mercilere rehberlik ederek uygulamaya yardımcı olacağını ve Kurum tarafından verilen kararların kalitesini artıracağı öngörülmektedir.
[1] Marka İnceleme Kılavuzu, 2019, sayfa 72
PDF indir